简介
自2012年创建以来，双方复议程序（interpartes review，IPR）在专利诉讼中发挥了重要作用。这是在美国专利商标局（USPTO）内部进行的微型诉讼程序，由举证、专家证言和现场辩论环节组成，并为诉讼当事人提供独特的机会以通过快速且具有成本效益的方式推进其战略利益。然而，最近在双方复议诉讼中的先例增加了被告方申请双方复议的障碍。特别是USPTO负责审理双方复议程序的行政机构专利审查和上诉委员会（PTAB）鉴于共同未决（co-pending）的地区法院诉讼，引用与司法资源的效率和保护相关的问题，越来越依赖其酌情处理权拒绝被提出的双方复议请求。2020年，PTAB使用酌情拒绝的情况有所增加，并且它的一些决定已经成为“先例（precedential）”——这种罕见的名号，使得PTAB的这些决定在未来的案件中具有约束力。依靠双方复议作为抵御侵权诉讼的工具的大公司对PTAB酌情拒绝的做法提出了大量挑战，不但要求PTAB修改其程序，更要求完全废弃它。
双方复议程序概述
《美国发明法案》于2012年设立了双方复议程序，由PTAB负责执行。国会设定该程序，是为了提供更有效的手段来判断已授权专利的有效性。为此，双方复议仅允许有限的强制性证据开示（limited mandatory discovery），通常只有专家证言，并且PTAB必须在案件发起后的1年内发布其对可专利性的决定。
自设立以来，双方复议程序在专利诉讼中发挥了越来越重要的作用，在侵权诉讼中为被告提供了多项战略优势。例如PTAB的可专利性决定历来有利于专利挑战者。根据USPTO公布的统计数据，2020年10月至2021年3月期间，PTAB在其超过82%的最终书面决定中至少使一项被质疑的权利要求无效。此外，一些联邦地区法院愿意在双方复议结果发布之前暂停侵权诉讼。因此在该程序推出后的1年之内，它就已经成为专利案件防御策略的重要组成部分。
PTAB的酌情拒绝
然而，PTAB最近的先例增加了寻求通过双方复议挑战专利权的申请者的负担。特别是，《美国法典》［第35编第314条（a）款］授予PTAB一定的自由裁量权来决定是否发起双方复议挑战。从历史上看，PTAB的发起决定主要取决于请求书中的案情，很少援引第314条（a）款来拒绝请求书。但在最近，PTAB会依靠其自由裁量权拒绝发起双方复议程序。2020年5月，PTAB将Fintiv决定指定为先例，概述了根据第314条（a）款酌情拒绝时的6个因素：
1．地区法院是否准予暂缓执行或有证据表明如果启动双方复议程序后暂缓将被准予；
2．法院的审判日期与PTAB预计的最终书面决定的法定截止日期相接近；
3．法院和当事人对平行程序的投入；
4．请求书和平行程序中提出的问题之间存在重叠；
5．平行程序中的请求人和被告人是否为同一当事人；
6．影响委员会行使自由裁量权的其他情况，包括请求书中的案情。
从那之后的1年里，PTAB经常依据Fintiv来拒绝请求。根据一些信息来源，2020年PTAB酌情拒绝的双方复议请求增加了60%。
关于Fintiv的PTAB指南
在整个2020年，PTAB发布了几项先例决定，澄清了其依据Fintiv如何应用酌情拒绝。例如，在Sotera Wireless，Inc.诉Masimo Corp.（IPR2020-01019）的Sotera案中，PTAB解释说，Fintiv旨在提供“一个整体的观点，即通过拒绝或进行审查，系统的效率和完整性是否能得到最好的服务”。也就是说，PTAB会检查一项双方复议是否只会重复在共同未决诉讼中已经做出的努力。在Sotera案中，PTAB发起了双方复议程序，引用了请求人的约定，即他不会在地区法院追究在其双方复议请求中提出或可能提出的任何专利无效理由。PTAB发现，这一约定非常有利于发起复议程序，因为通过消除重叠的论点，它确保了双方复议程序成为地区法院诉讼的“真正的替代方案”。
在关于Snap Inc.的另一个先例裁决中，除其他因素外，PTAB考虑了地方法院和双方复议程序的相对时间。PTAB发现Fintiv因素对发起复议程序有利，注意到共同未决的地区法院诉讼被搁置，因此在PTAB作出最终书面决定之前地区法院不会作出专利有效性裁定。PTAB发现该因素非常有利于发起复议程序。
PTAB在其先例决定中重点关注问题的重叠程度和程序的相对时间，这在最近的非先例案件中得到了印证。例如，在菲利普·莫里斯（Philip Morris）案中，由于一名被告在美国国际贸易委员会（ITC）的程序中完全放弃了在ITC就其在双方复议请求中遭到质疑的专利权利要求进行有效性抗辩，PTAB最终发起了双方复议程序。与Sotera案类似，PTAB作出上述决定是因为请求人在ITC撤回其无效抗辩，消除了整个程序中重叠的问题。另一方面，在Teso LT，UAB诉Luminati Networks Ltd.（IPR2021-00122）的Teso案中，PTAB认为时机是其作出拒绝发起复议程序决定的一个特别重要的因素。在此类情况下，当事方已经在共同未决的地区法院案件中进行了大量投入，而且审判定于PTAB作出可专利性决定的10个月前进行。这一点，再加上现有技术在整个程序中的重叠，在很大程度上支持了PTAB的拒绝。
Fintiv面临的挑战
几家公司提出了许多质疑Fintiv合法性和应用的论据。例如，苹果和谷歌在加利福尼亚州北区提起诉讼，要求对PTAB作出宣告性判决，认为PTAB的酌情拒绝做法违反了《美国发明法案》。特别是，苹果和谷歌辩称，该法案明确允许被告在收到侵权投诉后1年内提交双方复议请求。他们因此得出结论认为，PTAB根据地区法院时间表拒绝根据《美国发明法案》提交的请求的做法，违反了该法案。原告进一步辩称，Fintiv相当于PTAB违规制定的规则，没有根据《行政程序法》的要求提供通知和评论期。
在另一个挑战中，Fitbit和Garmin已向PTAB设定判例的小组——判例意见组（Precedential Opinion Panel，POP）请求撤销基于共同未决ITC调查时间表的Fintiv拒绝。Fitbit和Garmin尤其认为ITC程序的快速推进性质总是会对发起复议程序造成不利影响。请求人进一步辩称，PTAB不应在其Fintiv分析中考虑ITC调查，因为ITC无权宣布专利无效。POP仍在考虑该请求。（编译自www.quinnemanuel.com）
翻译：程昱 校对：罗先群
