早前,加利福尼亚州北区联邦地区法院在一项裁决中驳回了诉讼方关于作出宣告式判决的请求。5月12日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)推 翻了联邦地区法院的裁决并将案件发回重审。
Trimble公司及其全资子公司创新软件工程公司(ISE)对Per Diem Co公司提起诉讼,向法院寻求宣告式判决,即Trimble和ISE未侵犯Per Diem Co持有的11件专利中的任何一件。
侵权主张
PerDiemCo是德克萨斯州的一家有限责任公司,是上述11件专利的受让人。这些专利与电子测井设备(electronic logging device)和(或)地理围栏(geofencing)有关。该公司唯一的所有人、职员兼雇主在华盛顿哥伦比亚特区工作,在得克萨斯州租有办公室。
Trimble和ISE生产和销售全球定位系统(GPS)设备和服务,包括电子测井设备和地理围栏产品等。Trimble是德克萨斯州的一家公司,总部位于加利福尼亚州森尼韦尔市。ISE的总部位于爱荷华州。
2018年,PerDiemCo向ISE致函,谴责ISE侵犯其电子测井设备专利,并提议与ISE协商非独占许可协议以让ISE使用己方专利,并附上了一份保密协议草案。ISE将这封信转给Trimble,Trimble告知Per Diem Co,可联络Trimble解决该问题。Per Diem Co在随后的回复中指出,除ISE之外,Trimble还因侵犯其与电子测井设备和(或)地理围栏相关的专利而受到指控。Per Diem Co与Trimble在整个谈判中至少沟通了22次,最后Per Diem Co威胁要在德克萨斯州东区联邦地区法院起诉Trimble侵权。
2019年,Trimble和ISE在Trimble总部所在地加利福尼亚州北区联邦地区法院提起诉讼,寻求未侵权宣告式裁决,并称根据特定对人管辖权(specific personal jurisdiction,与一般对人管辖权对应),Per Diem Co属于加利福尼亚州北区联邦地区法院的管辖范围。法院则称,“对Per Diem Co行使特定对人管辖权在宪法上是不合理的。”
正当程序和对人管辖权要求
在审查该案时,CAFC基于《联邦巡回法院法》来判断地区法院以缺乏对人管辖权为由驳回此案是否有错,因为该管辖权问题与专利法的实质内容有充分的联系。由于加利福尼亚州的法律允许依据《美国联邦宪法正当程序条款》送达传票,CAFC的关注点是行使管辖权是否符合正当程序。
与诉讼地广泛接触满足有意利用(purposeful availment)要求
在本案中,CAFC考虑当事方的沟通情况后总结称,Per Diem Co有意利用加利福尼亚州提供的权利与特权,因此对其行使管辖权是正当的。Per Diem Co在过去3个月中与Trimble至少进行了22次沟通。这些沟通构成“为了长期业务关系进行的谈判”,包括Per Diem Co试图针对侵权指控达成具有约束力的和解协议,反复提出其他侵权主张,以及威胁对Trimble提起法律诉讼。
Per Diem Co的行为表明,其在加利福尼亚州多次联系Trimble和ISE,构成在短时间内在诉讼地进行广泛的联络。
CAFC还驳回了Per Diem Co的如下论断:实施管辖权与公平竞争和实质正义概念不符。最重要的是,CAFC裁定,Per Diem Co不会因在加利福利亚州进行诉讼而加重负担,因为(1)Per Diem Co在德克萨斯州设有办公室仅仅是个借口;(2)尽管Per Diem Co的所有人从未去过德克萨斯州的办公室,但Per Diem Co反复在德克萨斯州提起诉讼;(3)Per Diem Co威胁在爱荷华州起诉ISE,爱荷华州离华盛顿特区也很远。因此,PerDiemCo关于管辖权不合理的论点没有提出令人信服的理由。(编译自www.ipwatchdog.com)
翻译:罗先群 校对:王丹