美国专利商标局（USPTO）的专利审查与上诉委员会（PTAB）启动双方复议程序（IPR）的频率逐年下降。在2020年5月13日对苹果公司诉Fintiv一案的裁决中，PTAB驳回了苹果启动IPR的请求，并提出了一个新的测试，以判断是否应基于联邦地区法院的程序状态来启动IPR。这意味着IPR启动率或将持续下滑。
自从《美国发明法案》（AIA）实施以来，IPR的启动率每年都在大幅下滑。根据PTAB发布的数据，IPR启动率从2018年的87%下降到2019年的63%，2020年仅为55%。在分析这些数据后可以发现，IPR启动率下降的驱动力似乎与PTAB依据《联邦法典》第35编第314（a）条对IPR请求酌情驳回有关。根据该条款，IPR可不予启动，除非请求方成功挑战至少一项专利权利要求的把握很大。在过去4年中，PTAB酌情驳回IPR启动请求的数量在增长，从2016年的仅5项增长到2019年的75项。该数据在2020年可能会增加1倍以上。
在一项具有里程碑意义的裁决中，PTAB依据第314（a）条实施自由裁决权，驳回了苹果对Fintiv启动IPR的请求。Fintiv是一家为移动营销和移动支付开发移动商务平台的企业。在判断是否应驳回IPR启动请求时，PTAB提出了一个新的方法——六因素测试。Fintiv在得克萨斯州西区联邦地区法院起诉苹果专利侵权。10个月后，苹果提出IPR请求。当PTAB发布裁决时，当事双方还处于证据开示的早期阶段。PTAB拒绝启动IPR，并称考虑了如下6个因素：（1）地区法院是否同意中止诉讼，或是否有证据表明如果启动IPR，法院会同意中止诉讼；（2）法院的庭审日期与PTAB预计的IPR最终裁决的截止日期是否接近；（3）当事双方与法院在法院程序中的投入；（4）IPR中的问题与地区法院案件中的问题的重叠程度；（5）两个程序中的当事方是否一样；（6）任何其他可能影响PTAB自由裁量权的因素，包括IPR请求是否有价值。
第一，PTAB发现当事双方都没有在IPR待决过程中提出中止诉讼的请求，并且“拒绝推断”如果IPR启动，法院是否会同意中止诉讼。这一点对是否启动IPR没有影响。第二，PTAB发现，地区法院的庭审可能在PTAB下达最终裁决的截止日前2个月开始，这一点支持PTAB行使自由裁决权驳回启动IPR的请求。第三，尽管证据开示处于初期阶段，但文件印制和交存已在进行之中。地区法院下达了一项马克曼裁决，当事双方已就侵权与无效问题交换了最终意见。基于当事双方已在地区法院案件中有投入，PTAB认为这个因素在某种程度上支持PTAB行使自由裁决权驳回启动IPR的请求。第四，尽管苹果在地区法院案件中提出了额外的关于无效的论据，但未在IPR中提及，PTAB认为额外的论点与重叠问题无关。相反，在两个程序中被挑战的专利权利要求相同，而且两个程序中出现了相同的现有技术。这一点支持PTAB行使自由裁决权驳回启动IPR的请求。第五，由于苹果与Fintiv是两个程序的当事方，这一因素也支持PTAB行使自由裁决权驳回启动IPR的请求。第六，PTAB对苹果请求书进行初步检查后发现了“一些不足”，例如现有技术中公开的某些步骤和其它要求保护的特征。最后，PTAB权衡各个因素后酌情否决IPR请求，并称否决能最大程度地提高效率。（编译自www.natlawreview.com）
翻译：罗先群 校对：王丹
