美国最高法院最近在Kimble诉漫威娱乐有限责任公司一案中的判决让一个存在50年之久的规则重新焕发活力。这个规则禁止在专利过期之后收取专利许可费。2015年6月22日，最高法院维持了它在Brulotte案的本身违法规则，禁止专利许可人在所述专利过期之后因他人使用其发明而收取专利许可费。这个规则始于最高法院在1964年的Brulotte诉Thys案中的判决，最高法院直接针对这个规则的批评意见进行了说明，排除了对Brulotte案的明线规则在今天是否仍然适用的所有猜测。
Kimble案的事实体现了专利协议中的一个普遍问题：如何解释一个所述专利有效期届满后包含专利权和非专利权利的许可或者纠纷解决协议。1997年，Kimble起诉漫威专利侵权且违反口头协议，称漫威在玩具（蜘蛛侠发射器）中使用其发明专利以及“理念和技术秘密”。尽管2001年案子还在上诉程序中，双方就达成了和解。漫威在和解协议中同意购买Kimble的专利，提前支付一笔钱，同时支付“产品净销售额”的3%作为专利许可使用费。和解协议还免除了漫威在和解协议和据称的口头协议之外的所有义务。和解协议没有失效期，对漫威支付3%许可使用费的义务也没有设定期限，对专利过期后的许可使用费也没有削减。几年之后的2008年，双方对和解协议之下的许可使用费问题产生了纠纷。后来Kimble起诉漫威违反合同，提出了相关的权利主张。在诉讼中知道Brulotte案之后，漫威提出了反诉，请求对其在所述专利过期后无需支付许可费用做出确认判决。
地方法院认为和解协议是一个混合型许可（包含专利权和非专利权），判决Brulotte案使得Kimble在所述专利过期后不能收取许可使用费。第九巡回上诉法院“不情愿地”维持了地方法院的判决，认定“一个包含不可分离的专利和非专利权的许可协议在所述专利过期之后不具有可执行性，除非协议规定了非专利权费用打折，或者协议明确表明许可使用费绝不受专利影响”。第九巡回上诉法院重复了自己之前的批评，认为“Brulotte案与合同案件中法院的通常任务背道而驰，法院通常要做的就是解释合同双方达成的协议。这个先例使得原本有效的合同的某些方面不具有可执行性，而它基于的不具有说服力的经济理由是，假设认定专利过期后的许可使用费合同有效的话，想像中的专利过期后的自由市场将受到垄断的影响”。Kimble上诉至最高法院，请求最高法推翻Brulotte案，采用一个“合理规则”来评估专利过期后的许可使用费。有几个法庭之友，包括芝加哥知识产权法协会、纽约知识产权法协会、马萨诸塞州生物实验室大学、印第安纳大学知识产权研究中心以及知识产权持有人协会，提交了相关的法律意见书，支持推翻Brulotte案，因为这个先例建立在过时的经济假设之上。
最高法院打破了其最近推翻下级法院专利法判决的倾向，以6比3维持了第九巡回上诉法院的判决。最高法院基于遵循先例原则，认为Kimble对其观点“先例判决是错误的”并没有提出“特别的合理理由”，而这个理由是推翻Brulotte案所必需的。事实上，最高法院多数意见指出，因为Brulotte案属于专利（财产法）与协议（合同法）的交集，所以需要“极其特别的”而不仅仅是传统的合理理由来推翻它，而Kimble并没能提出这样的合理理由。因此，Brulotte案及其背后的逻辑仍然是有效的，还为专利协议提供了一个指导性的规则：专利过期后，其保护的发明“流入公共领域”，任何限制公共自由使用这样的发明的合同条款都破坏了专利权的有限垄断性。
最高法院还提到了Kimble要求推翻Brulotte案所提出的理由：首先，Brulotte案建立在对过期专利许可使用费的竞争效果的错误理解上；第二，Brulotte案抑制了技术创新，因此损害了经济。两个理由都被驳回。最高法院指出，尽管Kimble的推理“也许给国会推翻Brulotte案提供了理由，……但是没有给最高法院这样做的充分理由”。假如最高法院推翻了Brulotte案的本身违法规则，替换为Kimble提出来的更加灵活的“合理原则”，合同双方在专利有效期过后分配许可使用费上将会有更多的的选择。但是，即使最高法院维持了明线规则，仍然存在创新性的方法去避免与Kimble案和Brulotte案产生冲突。比如，协议可以将支付条款从有效期内的专利使用扩展至有效期外；多专利协议还可以将许可使用费扩展至最后一个有效的专利过期之后；许可专利和非专利权利的混合协议可以采用分层的许可使用费计划，在专利过期之后降低许可使用费率；合同当事人还可以成立合资企业以及进行其他的商业安排。就像最高法院指出的，Brulotte案允许所有这样的安排。
因此，尽管坚持对过期后对所述专利的使用收取许可使用费的明线规则，Kimble案允许创新性的许可方式和其他商业安排。为了确保Brulotte案的本身违法原则不适用于这样的安排，合同当事人应该努力明确专利过期后的许可使用费并非支付所述技术的期满使用费。当事人可以通过在协议中明确写明这样的内容以达到此目的。
除此之外，最高法院重新对Brulotte案产生的兴趣不仅重申了这个规则的存在（Kimble案的当事人在订立合同时忽略了此规则），而且也重申了有策略地进行专利申请的重要性。专利许可每天都可以带来大笔收入直到专利有效期结束。Brulotte规则在专利过期之后切断了这个收入链条。因此，为了最大化专利有效期和潜在的许可收入，专利持有人在带着他们的专利辗转美国专利商标局的时候应该避免申请人造成的迟延。（编译自ipwatchdog.com）
