2012年11月26日,应商务部条法司领导的邀请,笔者在商务部的法律年会上作了题为“利用美国知识产权制度:经验和提示”的演讲。虽然演讲本身仅有短短的15分钟,但演讲后与会听众给予的肯定以及在会上与其他演讲嘉宾的交流让我深深地体会到,对于已经在美国市场,或即将进入美国市场的中国公司来讲,这是一个很有意思,并有实际价值的课题。要谈如何利用美国知识产权司法体系,首先要谈美国知识产权司法体系的特点。这个话题可以写成一本书,因这里篇幅有限,笔者这里仅想谈一点:和中国知识产权司法体系相比,美国知识产权司法体系对原告提交的诉讼状的要求门槛低。美国法律会对毫无根据的起诉进行惩罚。但是一般情况下,被告很难证明原告的起诉是毫无根据的,因为美国法律仅要求原告提交的诉讼状达到通知被告的目的(Notice Pleading)。在专利侵权诉讼状中专利权人通常仅需要列出专利所有权、每个被告的名称、被侵权专利的信息、被告是以何种手段侵权的,以及专利法适用的条款五方面的信息。对于专利权利要求的解释不是专利侵权诉讼状必须包括的内容。美国司法体系在起诉之后提供了全面,复杂的证据开示程序(Discovery),为双方当事人提供了发现涉案事实真相的多种途径和方式。从某种角度上看,这一司法体系确实为专利权利人进行维权提供了较为容易的起点。美国知识产权司法体系的这一特点在最近的一个案例中体现得淋漓尽致。 美国联邦巡回上诉法院在2013年1月25日决定的豪罗杰(Roger Hall)诉Bed Bath & Beyond(BB&B)公司等一案中,明确指出外观设计专利的专利权人在其专利侵权诉讼状中不需要指出其专利保护产品的新颖性及装饰性所在的技术要点并进行与侵权产品的技术要点的对比,因为外观设计专利的侵权判定是基于设计本身整体的效果,而不是基于新颖性的技术要点。上述案涉及的是美国外观设计专利D596,439,保护一种在四周有封边,在两端有拉链,并在中间有一个有角度的布挂钩的手提包式毛巾 (Tote Towel)。发明人豪罗杰于2008年11月17日提交了专利申请。在专利申请在审的过程中,原告于2009年3月20日与BB&B 公司会见,讨论BB&B公司是否会对豪罗杰发明的手提包式毛巾提供零售服务。在会谈中,Hall将他的注有“专利在审”的手提包式毛巾样品留给了BB&B公司。BB&B公司之后通过其供货商在巴基斯坦制造了豪罗杰发明的手提包式毛巾的复制品作为BB&B公司零售之用。专利批准后,豪罗杰因专利侵权和其它不公平竞争事由起诉BB&B公司和其供货商。纽约南区联邦地区法院驳回了原告的起诉,判定:原告的诉讼状没有指出专利权人手提式包毛巾在那些方面值得外观设计专利的保护,或者被告产品是如何侵犯专利的权利要求的。原告不服,上诉到美国联邦巡回上诉法院。美国联邦巡回上诉法院推翻了一审联邦地区法院的决定,指出:原告的诉讼状中列出了涉案专利,展现了专利保护的设计,描述了侵权产品的特征,并使用了对比图证明侵权产品和专利保护的相似。因此,美国联邦巡回上诉法院判定原告在此案中的诉讼状满足了法律上的要求。
本案对很多中国企业来讲有重大的教育意义。近年来,越来越多的中国企业走出国门,将产品卖到美国,有的在美国已有很可观的市场。同时,也有越来越多的中国企业在美国被告。这一方面证明中国企业的竞争实力在增强,同时也更好地提醒中国公司在走出去的过程中对于知识产权的保护,预警防范工作要加强。因为对美国司法体系了解的不多,很多中国公司会抱怨在美国怎么这么容易就被告。这正是上述美国知识产权司法体系对原告提交的诉讼状的要求门槛低这一特点的体现。
在美国诉讼成本高,企业很少为了诉讼而诉讼。相反,每一个诉讼的背后,特别是知识产权诉讼的背后,都有强大的商业目的做支撑,让企业愿意以诉讼的较小成本换取商业上更大的利益。例如,许多公司依靠自身拥有的专利权,通过提交诉讼状,利用诉讼程序的压力,将不愿接受许可或不愿进行商务上合作的“侵权方”拉回谈判桌上。还有一些专利许可方,在许可合同到期或续签时,通过提交诉讼状,利用诉讼程序的压力,力图使被许可方继续签约,或接受进一步修改的许可合同。
同时,在诉讼过程中的很多策略也能帮助企业达到其商业目的。因此,充分利用美国知识产权司法体系,将公司的知识产权策略和诉讼策略紧密地与商业目的结合在一起,通过有效防御和策略性进攻,将知识产权工作做活,才能切实为企业出海起到保驾护航的作用。(王宁玲)