判断一件商标的申请注册是否构成我国商标法第三十二条所指以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标时，应从哪些方面进行考量？围绕第13912825号“LADYM”商标（下称诉争商标）引发的商标权无效宣告请求行政纠纷一案，北京市高级人民法院日前作出的终审判决给出了答案。
北京市高级人民法院指出，判断是否构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标时，应考虑未注册商标是否在诉争商标申请日前已经使用并有一定影响、诉争商标与在先使用的未注册商标是否相同或者近似、诉争商标所使用的商品与他人在先使用商标所使用的商品是否相同或者类似、诉争商标申请人是否明知或者应知他人在先使用商标。
据了解，上海哈米游乐设备有限公司（下称哈米公司）于2014年1月14日提交诉争商标的注册申请，2015年4月14日被核准注册使用在咖啡饮料、茶饮料、甜食（糖果）、蛋糕、饼干、冰淇淋等第30类商品上。2017年5月27日，诉争商标经核准由哈米公司转让给浙江省自然人胡某某。
2017年3月20日，美国M女士甜品有限公司（下称M女士公司）针对诉争商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称原商评委）提出无效宣告请求，主张该公司创立于2001年，是“LADYM”品牌的所有人，“LADYM”精品甜品店在全球范围内享有较高知名度和影响力，诉争商标与其第10580616号“LADYMCONFECTIONSM及图”商标（下称引证商标）构成使用在类似商品或服务上的近似商标，诉争商标的注册侵犯了其在先商号权，构成对其在先使用并有一定影响商标的恶意抢注。同时，诉争商标原注册人哈米公司的法定代表人和股东均为商标代理人，具有一贯的抢注恶意，严重违反诚实信用原则，扰乱了正常的商标管理秩序。此外，其“LADYM”与“LADYM及图”商标具有较高知名度和较强显著性，诉争商标与上述两件商标的显著识别部分完全一致，易导致消费者误认、误购，诉争商标无法起到区分商品来源的作用，易造成不良影响。
原商评委经审理认为，在诉争商标申请注册日前，M女士公司已经在经营“LADYM”精品甜品店，其“LADYM及图”系列商标经宣传使用已具有一定影响力，哈米公司在蛋糕等相关商品上申请注册与M女士公司在先使用并有一定影响力商标相近似的诉争商标，具有明显的恶意，构成以不正当手段抢先注册M女士公司已经使用并有一定影响的商标。对于M女士公司提出的其他无效宣告理由，原商评委认为缺乏充分的事实和法律依据。2018年4月24日，原商评委作出对诉争商标予以无效宣告的裁定。
胡某某不服原商评委所作裁定，随后向北京知识产权法院提起行政诉讼。
北京知识产权法院经审理认为，在诉争商标申请注册日前，M女士公司的在先商标“LADYM”经过使用及持续宣传在中国已具有一定知名度，而且具有较强的独创性及显著性，哈米公司在蛋糕等相关商品上申请注册与M女士公司在先使用并具有一定影响力的商标相近似的诉争商标，具有明显恶意，构成以不正当手段抢先注册M女士公司已经使用并有一定影响的商标。据此，法院于2019年5月29日一审判决驳回胡某某的诉讼请求。
胡某某不服一审判决，继而向北京市高级人民法院提起上诉。
经审理，北京市高级人民法院同样认为诉争商标的申请注册构成以不正当手段抢先注册M女士公司已经使用并有一定影响的商标，据此驳回了胡某某的上诉，维持一审判决。（王国浩）
行家点评
商家泉北京高文律师事务所合伙人、律师：根据商标法第三十二条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。这是基于诚实信用原则，对已经使用并有一定影响的商标予以“申请排他权”的保护，制止以不正当手段抢注的行为，弥补严格实行注册原则可能造成不公平后果的不足。
上述规定的“先用权”以“双先”使用为前提，即一般原则是先于注册商标的申请日，申请日前注册商标已经作为未注册商标使用的，则先于注册商标的实际使用日。在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”，但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。同时，上述规定是因使用产生在“先用权”，故要求使用具有持续性，中断使用的时间不宜超过1年，在先使用人能够举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，可以认定为有一定影响。在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，不应予以支持。
从在先商标申请人及其利害关系人的角度来看，此类案件的取证难点在于如何证明在先未注册商标的知名度。如能找到足以证明诉争商标申请人明知者应知在先商标存在的直接证据，则对于在先商标知名度的证明标准便不会过高。但在实践中，大部分情况下都无法对此类“接触”成功取证。在这种情形下，需要提交一定数量的在先商标的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传证据加以佐证，以求尽力证明该商标为一定范围的相关公众所知晓。该案中，M女士公司提供了中国的网络媒体报道及微博账号宣传等证据，法院认为上述证据可以证明在先商标有一定影响并推定胡某某构成“明知或者应知”。值得注意的是，如果使用在先商标的商品从未在中国境内流通且直接用于出口的，当事人援引上述规定主张权利时往往难以获得支持。
