在8月18日发布的备忘录中，美国专利商标局（USPTO）发布了一份具有法律约束力的机构指南，内容涉及“申请人认可的现有技术”（AAPA）在双方复议程序（IPR）中的适当作用。备忘录明确指出，AAPA（一般包含申请人对受挑战的专利发表的声明）不能作为无效理由的唯一参考，理由是AAPA不是《美国法典》第35编第311（b）条所指的“现有技术专利或已印刷的出版物”。然而，如果与其他符合要求的现有技术一同使用，AAPA可用于展示发明所处时期所涉技术领域的“一般知识”。
备忘录指出，专利审查与上诉委员会（PTAB）专家组在判断第311（b）条是否允许使用AAPA方面意见不一致。第311（b）条仅允许基于由专利或已印刷出版物组成的现有技术提出IPR请求。专家组对该条的解读有三种方式：（1）AAPA从技术上而言是“现有技术专利”，因此可以单独或连同其他材料作为提出IPR的依据；（2）AAPA既不是现有技术专利，也不是已印刷出版物，因此不能单独或连同其他材料作为提出IPR的依据；（3）AAPA既不是现有技术专利也不是已印刷的出版物，因此不能单独作为提出IPR的依据，但可以与其他现有技术一起证明显而易见性。备忘录要求PTAB采用第三种解释。
USPTO解释称，第311（b）条明确要求“依据”为“现有技术专利”或者是“已印刷出版物”。由于被挑战的专利和声明都不是“现有技术专利”，AAPA不能构成第311（b）条所述的必要“依据”。因此，AAPA不能用作可预见性理由或单一的显而易见性理由，因为此类理由缺乏适当的“依据”。
但是，备忘录明确指出，AAPA可与符合第311（b）条所指“依据”的现有技术一起使用。具体而言，AAPA可用于展示技术领域的“一般知识”，进而可用于显而易见性挑战程序中。例如，AAPA能作为“对现有技术进行结合的动机”的证据。当然，与其他一般知识证据一样，专利所有人可自由质疑AAPA是否真的能证明申诉人的主张。
USPTO进一步解释称，使用AAPA展示“一般知识”与第311（b）条并不冲突，因为其他现有技术才是申诉的“依据”（或“出发点”）。事实上，在复审程序中，惯常做法是把AAPA当作一般知识的证据。备忘录进一步指出，其他规定（例如允许专家在IPR程序中提交声明）也同样允许“提供现有技术专利或已印刷出版物之外的证据”。
最后，USPTO解决了其指南与《联邦法规汇编》第37编第42.104（b）（4）条之间明显的矛盾，后者要求申诉人“具体说明权利要求的每个要素可在其所依据的现有技术专利或已印刷出版物种哪些地方找到”。备忘录解释称该规定要求“当事方提供具体的信息，以确保程序有序开展，但没有缩小IPR请求的范围”，并引用了PTAB并未严格执行的其他《联邦法规汇编》规定。
实践建议
除了消除IPR程序中的一些不确定性外，USPTO明确允许申诉人在显而易见性挑战中结合使用AAPA，这为申诉人提供一个有用的工具。如果以此方式使用，申诉人应确保将AAPA作为一般知识并将其与现有技术专利或已印刷出版物一同使用。
同样，专利权人应该注意那些未能恰当将AAPA作为一般知识使用或没有将AAPA与其他现有技术一同使用的申诉。专利权人还应记住可以质疑AAPA没有展示申诉人所称的一般知识。最后，专利权人还应谨慎对待他们认为是现有技术或“背景”的主题。（编译自www.akingump.com）
翻译：罗先群 校对：王丹
