美国联邦最高法院5月30日对ImpressionProds公司诉LexmarkInt’l公司一案（下称Lexmark案）作出判决，推翻了联邦巡回上诉法院对专利权穷尽规则的两个解释，重新定义了专利法中的专利权穷尽规则。
根据美国法典第35编154条（a），授予专利权人的权利为“排除他人制造、使用、许诺销售或销售”专利发明的权利。第35编271条（a）规定任何人在美国未经授权制造、使用、许诺销售或销售专利发明或将专利发明进口至美国则构成专利侵权。但获得侵权赔偿的权利并非没有限制。Lexmark一案判决指出，专利权穷尽规则规定，专利权人出售一个专利产品后，该销售行为就将该专利产品排除在专利法的保护范围外，购买人可以自由使用、出售或以其他方式处理该产品，不用担心侵权。
在本案判决之前，专利权穷尽规则并不禁止专利权人对专利发明作出售后限制，包括海外售后限制。专利权人可以合法地对其在美国或海外销售专利产品的行为施加条件，在产品售出后仍能控制下游销售和使用行为。这个观点在2016年联邦巡回上诉法院的全席判决中得到了支持，Lexmark等公司就可以据此在专利产品售出后继续享有和维护其专利权。
Lexmark公司生产打印机硒鼓，这种硒鼓可以重新加粉使用。在美国销售的这款硒鼓要么是20%折扣加售后限制，要么是全价销售无售后限制。选择折扣的购买者要将用过的硒鼓归还Lexmark，而全价购买者则可以保留、再次销售或扔掉用过的硒鼓。Lexmark还将其硒鼓售往海外，没有施加售后限制。
这种商业模式导致ImpressionProducts公司等竞争者购买用过的Lexmark硒鼓，重新加粉，然后再卖给消费者。ImpressionProducts还将购买的硒鼓卖给海外零售商，然后再进口到美国。Lexmark起诉这些“二次制造商”，请求停止再次销售重新加粉的硒鼓以及进口海外销售的硒鼓。联邦巡回上诉法院认为，专利权穷尽规则并未排除二次制造商的专利侵权责任。
联邦巡回上诉法院认为，专利权因合法的售后限制和海外销售而并未穷尽，因为穷尽来自于禁止未经许可制造、使用、销售或进口专利产品的规定。Lexmark仍可起诉下游使用者和销售者，这些人并未遵守销售协议或将售往海外的硒鼓进口至美国，属于未经许可因此构成侵权。
美国联邦最高法院认为，联邦巡回上诉法院通过侵权来评估专利权穷尽属于“一开始就走错了方向”。因为“专利权需要遵守普通法中转让的限制，使用、销售或进口产品的权利独立于专利法而存在，不能通过专利侵权来看待”。
这样的分析引发的一个问题是，专利权人是否能够对许可使用人和消费者施加售后限制。联邦最高法院回答指出，许可使用权人的权利和消费者的权利是不同的，专利权人可以对许可使用权人施加限制，因为许可使用并未将产品的所有权转移，而只是调整了“专利权人的垄断状态”，扩大了“授权生产商和销售商队伍”。
联邦最高法院谨慎考虑了其在GeneralTalkingPictures公司诉WesternElec公司一案中作出的先例判决，认为带有限制的许可并未穷尽专利权，即便许可使用权人后续的销售行为确实穷尽了专利权。如果许可使用权人后续的销售行为违反了许可条款，则专利权并未穷尽，因为专利权人并未授权此等销售行为。
另外一个问题是Lexmark的海外销售是否穷尽了专利权，从而使得ImpressionProducts进口海外销售的Lexmark硒鼓的行为免除了专利侵权责任。联邦巡回上诉法院2016年的判决重申其先前的观点，认定海外销售并未穷尽专利权人在首次销售后起诉侵权的权利。联邦巡回上诉法院认为，美国联邦最高法院对Kirtsaeng诉JohnWiley&Sons公司一案的中间判决（版权法的首次销售规则适用于海外销售）并未改变专利法的穷尽规则。
联邦巡回上诉法院基于版权法和专利法的区别（尤其是专利法的地域性）作出判决。因为专利权人在美国之外不能主张其专利权，所以法院认为海外销售不能穷尽其权利。
联邦最高法院否定了联邦巡回上诉法院的这一分析，认为“授权在海外销售就跟授权在美国销售一样都能穷尽专利法授予的权利”。从海外制造商处购买侵权产品的美国零售商仍需承担侵权责任，但前提是专利权人必须与海外制造商的交易不存在关系。就Lexmark一案来说，专利权人决定将其产品卖给海外零售商后，不得要求进口该海外销售的产品的国内企业承担侵权责任。
联邦最高法院还否定了美国政府在法庭之友意见书中提出的“中间立场”主张，该主张认为明确保留特定权利的海外销售不能穷尽专利权。政府的立场是，如果销售被施加了特定的售后限制，则外国买家不能推定获得了所有的产品权利。
联邦最高法院解释称这一立场“错误地关注专利权人和购买者在销售中的期望”，穷尽适用于所有专利产品授权销售的情形，不论购买者位于哪个地区，也不论对购买者施加了何种限制。
尽管联邦最高法院的这一判决明确了“统一且自动”的专利权穷尽规则，但也严重限制了专利权人根据专利法控制下游销售和使用专利产品的能力。想要对其专利产品的下游商业活动维持一定程度的排他能力的专利权人不得不寻找其他的商业模式，比如寻求方法专利或者更加依赖合同法救济等。
如果那些面临二次制造或其他下游再次销售问题的专利权人不能选择方法专利，那么也许维持对产品的所有权和控制也是一个选择，比如，许可使用技术和出租产品，这样的安排可以让专利权人获得违约救济。（编译自www.lexology.com）
