自从美国联邦最高法院裁定了Alice Corp.Pty.Ltd.诉CLS Bank Intern案［573U.S.208（2014），以下简称“Alice案”］和Mayo Collaborative Services诉Prometheus Laboratories，Inc.案［566U.S.66（2012），以下简称“Mayo案”］，被告方可依据这些判决根据《美国法典》第35编（专利）第101条使专利无效。为了符合Alice案和Mayo案所确立的专利无效条件，被告方必须通过两步测试。首先，他必须证明系争的权利要求针对的是不符合专利授权条件的“概念（concept）”，例如自然法则、抽象的现象或抽象的想法。其次，被告方必须证明权利要求不包含“创造性的概念（inventive concept）”。在第二步中，Alice案指示初审法院审查权利要求范围中是否包含超越“此前在该行业中已被完全了解的（well-understood）、常规的（routine）和传统的（conventional）”技术。
2018年，美国联邦巡回上诉法院在伯克海默（Berkheimer）诉惠普公司（HP Inc.）一案［881F.3d1360，1363（Fed.Cir.2018），以下简称“伯克海默案”］中解决了第二步测试的问题。在伯克海默案中，上诉法院认为，在Alice案所确立的第二步测试中，被要求加以保护的发明是否“已被完全了解、是常规的和传统的”是一个事实问题，而不是一个法律问题。评论者几乎立即预测，伯克海默案将使被告方根据《美国法典》第101条要求宣告专利无效变得更具挑战性。
自伯克海默案宣判以来，全国范围内的初审法院和被告方已经努力应对其影响，特别是在早期的辩论挑战阶段，原告方的事实指控被视为是真实的。本文着眼于该案在几年后的实际影响，并简要概述了主要司法管辖区的一些近期案例。
后伯克海默案时期关于驳回起诉动议（Motions to Dismiss）的命令
1．加利福尼亚州北区
被告方挑战他们认为不符合《美国法典》第101条要求的专利的一种常用方式，是根据《美国联邦地区法院民事诉讼规则》（以下简称“《规则》”）第12条（c）款，提出对起诉作出判决的动议。与根据《规则》第12条（b）款第（6）项的动议类似，法院根据该《规则》裁定动议时，必须确定“是否起诉书中指称的事实被视为真实，使原告有权获得法律救济”。
尽管有伯克海默案作为先例，加利福尼亚州北区的联邦地区法院法官柯赫（Koh）在MyMail，Ltd.诉Oo Voo，LLC案中依据《规则》第12条（b）款批准了进行Alice案所确立的测试的动议（以下简称“Alice动议”）。在该案中，系争的技术与修改用户互联网设备上的工具栏有关。专利权人在其简报——关键不是在其诉求——中声称，更新或修改工具栏的具体方法具有创造性，例如通过Pinger进程或MOT脚本。在批准驳回起诉动议时，法官基于三个理由分析了伯克海默案。首先，她解释说，不论是起诉书还是专利说明书，都未能确定这些特定方法具有创造性。其次，她将伯克海默案描述为已经确定了“具体的创造性的概念”。参照之下，My Mail未能准确指出工具栏通过Pinger进程或MOT脚本进行更新的能力，如何“改进了工具栏的更新进程，或解决了现有技术中的问题”。第三，她得出结论——My Mail关于这两种方法的指控，仅涉及以常规方式使用例如“服务器”和各种“数据库”之类的通用组件。法院特别指出，专利说明书没有将这些通用组件中的任何一个标示为“本发明所独有的”，或进一步“将任何功能标示为创造性的概念”。鉴于这些事实，伯克海默案并不妨碍批准被告方的动议。
在另一个后伯克海默案案件中，柯赫解释说，专利必须描述如何实现要求保护的创造性的概念，以在前期的Alice动议中幸存下来。在Voip-Pal.Com，Inc.诉苹果公司（Apple Inc.）的案件中，相关专利涉及基于通信的互联网协议（Interne Protocol，IP）——例如在基于IP的私有网络和外部网络（如公共交换电话网络）之间的路由。法院承认，具体的指控内容确实是“对现有技术的重大和非常规的改进”，包括：用户特定处理；透明路由；弹性；和通讯阻塞。但法官解释说，闯过Alice动议需要更多条件——原告必须能够在说明书中准确地表明“如何达到预期的结果”。Voip-Pal案的原告没有这样做，“因为权利要求和说明书都没有提供关键的方法”，所以这些改进不能归因于要求保护的发明。与MyMail案一样，法官批准了驳回起诉动议。
最近，联邦巡回上诉法院支持了加利福尼亚北区联邦地区法院法官恰布里亚（Chhabria）在Boom！Payments Inc.诉Stripe Inc.一案中根据《规则》第12条（b）款第（6）项作出的驳回决定。该案中，相关专利与在发布电子支付之前确认交易已经完成的进程有关。上诉法院解释说，在进行Alice案确立的第二步测试时，原告的起诉书中仅包含“推断性的陈述（conclusory statements）”，即其要求保护的主题在发明时并非常规的或传统的。由于原告未能提供“合理的事实断言（plausible factual assertions）”来主张其关于可专利性的论点，因此上诉法院认为驳回起诉是合理的。
2．特拉华州
自伯克海默案宣判以来，特拉华州的法官与加利福尼亚北区的同行一样，在原告方所主张的专利和起诉书未能描述所主张的发明的任何技术改进时，已表现出愿意批准驳回起诉的动议。
例如，在Whit Serve LLC诉Donuts Inc.案中，法官康诺利（Connolly）根据Alice案确立的第一步测试，认定被主张的专利指向是发送和接收到期日（due-date）提示响应的抽象的概念。具体而言，相关专利解释说，专业人士（例如律师）长期以来一直依赖档案系统，用以确定何时应为客户提供哪些事项。通过公开获得客户授权的自动化系统，这些专利旨在解决需要花费时间获得上述许可的问题。但在Alice案确立的第二步测试中，与上文的MyMail类似，法院解释说这些专利描述了“通过使用执行常规功能的通用计算机组件，人类采用自动化的方式提供专业服务，从而提高了速度和效率”。因此，法院同意被告方的意见，并根据《规则》第12条（b）款第（6）项作出批准驳回起诉动议的决定。
3．纽约州南区
在纽约州南区，被告方的早期动议面临更多挑战。例如，2020年7月，在个性化媒体通信公司（Personalized Media Commun.，LLC，PMC）诉奈飞公司（Netflix Inc.）一案中，法官伍兹（Woods）驳回了奈飞根据《规则》第12条（c）款提出的动议，认定PMC合理地断言了系争专利中包含了创造性的概念。奈飞辩称，受到质疑的专利之一，与在伯克海默案之前的PMC诉亚马逊公司（Amazon.Com，Inc.）案（以下简称“亚马逊案”）中依据Alice案被判定无效的另一项PMC专利针对的是同一主题，并且应该因为类似的原因被认定为不适格。但法官认定亚马逊案无济于事，因为该判决不能抵消PMC起诉内容的充分性（sufficiency）。“最重要的是，该判决并未讨论起诉中的断言……相关地，亚马逊案是在Aatrix案和伯克海默案之前判决的，而后者澄清了这一法律领域。”根据法院的说法，即使远程编程是一个抽象的想法（满足Alice案确立的第一步测试），PMC还是合理地断言，在Alice案确立的第二步测试中，将远程编程与广播或电视相结合具有足够的创造性，可以说是相较于现有技术的重大进步。由于PMC提出了“关于权利要求方面具有创造性的合理且具体的事实断言”，并且专利说明书并未与这些断言相矛盾，因此法院驳回了奈飞的动议。
4．德克萨斯州西区
自法官奥尔布赖特（Albright）于2018年被任命为联邦法官以来，原告向其法院提起的诉讼迅速增加。伯克海默案之后，他对批准根据Alice案的早期驳回动议经常表现出犹豫不决。例如，在Slyce Acq.Inc.诉Syte-Visual Conception Ltd.一案中，奥尔布赖特面临是否根据《规则》第12条（b）款第（6）项批准此类动议的问题。引用伯克海默案，奥尔布赖特解释说他需要事实证据开示，以对所主张的权利要求作出判断。值得注意的是，在奥尔布赖特的法庭上，直到马克曼听证会（Markman hearing）之后才会启动实事证据开示环节。法院进一步解释说，应用Alice案所确立的测试的困难也导致了延迟——法院注意到Alice动议的结果缺乏可预测性和一致性，这是“广为人知且极其成问题的”。奥尔布赖特得出的结论是，额外的时间将使他能够“花更多时间了解专利及其细微差别”，以便正确确定什么是“此前在该行业中已被完全了解的、常规的和传统的”。
奥尔布赖特此后一直依靠他对Slyce案的裁决否决其他的驳回起诉动议，同时解释说只有“在罕见的情况下”才值得动用依据Alice案的前期驳回。“根据法院在Slyce案中下达的命令，法院认为该案不是罕见案例之一，其用判定涉案专利根据《美国法典》第101条的可专利性替代根据《规则》第12条（b）款的驳回动议，是适当的。”
5．德克萨斯州东区
自伯克海默案以来，被告方在法官吉尔斯特拉普（Gilstrap）的法庭上赢得Alice动议通常面临着艰苦的战斗，尤其是在对起诉书提出质疑时。例如，在Luminati NetworksLtd.诉Teso LT，UAB一案中，吉尔斯特拉普驳回了根据Alice案的早期驳回起诉动议，并解释说分析将受益于权利要求构建（claim construction）。与奥尔布赖特法官法庭的情况类似，吉尔斯特拉普法庭的被告方可能要考虑等到马克曼程序得出结论后再提交任何Alice动议，除非情况对发起挑战非常理想。
后伯克海默案的总结判断
不出所料，伯克海默案对Alice案所确立的第二步测试的观点已经为专利案件的原告方提供了一种强大的武器，他们可以随意制造有争议的事实问题，从而避免对专利适格性问题进行简易判决。
例如，在Vaporstream，Inc.诉SnapInc.一案中，被告方Snap试图通过根据第101条提出的简易判决动议使涉案专利无效。系争的技术与降低电子信息的“可追溯性（traceability）”有关。法官哈弗（Huff）特别指出了根据伯克海默案拒绝Snap的动议的两个原因。首先，双方都提交了对抗性的专家证词，争论特定的权利要求要素是否是已被完全了解的、常规的和传统的，从而体现出不适合以简易判决解决事实纠纷。其次，与伯克海默案——该案指导法院在分析权利要求的要素时不仅要单独分析，而且要将它们看作有序的组合——相反，Snap及其专家仅分析了有争议的个别权利要求要素。因此Snap在Alice案所确立的第二步测试中未能证明各要素是有序组合，同样是失败的。
上述决定以及众多其他决定表明，对于在简易判决动议阶段根据第101条使专利无效以及使先期驳回起诉动议获得法院支持这两点，伯克海默案带来的阻力相当。如果被告方未能完全解决Alice案确立的第二步测试，在专家报告中对于其他有价值的动议可能是致命的。另一方面，希望接受法院审理的原告方最好建立强有力的事实和证词记录，以支持其权利要求的非传统性和创造性。
实践技巧
总而言之，过去4年间的法院决定表明，此前对伯克海默案影响的预测并没有太大偏差。伯克海默案的观点使赢得专利适格性挑战变得更加困难。然而，同样清楚的是，被告方并没有失去所有希望。即使在伯克海默案的指导下，仍然有可能挑战成功，包括在驳回起诉动议阶段。以上述各案例为指导，在考虑伯克海默案可能对其案件产生的影响时，诉讼当事人应注意以下几点：
－作为原告方，应始终努力在起诉书中引用专利说明书中的特定发明概念，如果不这样做，可能会为Alice动议提供“弹药”。
－作为被告方，应在起诉书中寻找“推断性的陈述”——其声称目标主题在发明时不是常规的或传统的，并提请法庭注意。
－作为被告方，请注意，伯克海默案之前的实践表明，如果权利要求仅仅是复述一项以前由人类进行的行为以及通过使用“执行常规功能的通用计算机组件”使其实现自动化，此类权利要求可能仍然容易受到Alice动议的影响，因此利用该点在今天仍然是一种有效的反击策略。
－请注意，伯克海默案之前裁定的案件，在今天可能不像过去那样有说服力。
－作为处于简易判决阶段的原告方，应尝试利用被告方提供的任何未能将权利要求要素单独和作为有序组合加以分析的专家证词；此外，应使用己方的专家证词，就权利要求要素的非传统性创建有关“重要事实（materialfact）”的问题。
－作为德克萨斯州西区或东区的被告方，可考虑等到马克曼程序结束之后，再提交Alice动议。（编译自www.quinnemanuel.com）
翻译：程昱 校对：罗先群
