企业可从英国的法院获取“Arrow”声明(Arrow Generics诉Merck案),以防止他人对其提出专利侵权主张,近期的一项裁决表明“Arrow”声明的适用范围比先前要广。
专利法专家特蕾西·罗伯茨(Tracey Roberts)表示:“这表明‘Arrow’声明无需与特定的产品相关联,可以只针对某个组件,适用于较为复杂的组合发明的侵权抗辩。”
“Arrow”声明是英国法院酌情授予的救济措施。该声明阐述了在某个特定的时间点,特定的产品或方法不是新颖的或是显而易见的。该声明对产品制造商或方法提供商有利,因为他们在作出声明后无需担心他人指控其产品或方法侵犯具有优先权日的专利。“Arrow”声明能用作专利侵权主张的抗辩,对使用已知或显而易见事物的企业有利。
如果一家公司的待决专利申请可能会引用另一家公司的产品或方法。“Arrow”声明便会发挥作用。“Arrow”声明会为公司提供商业上的确定性,企业可继续发布产品,无需担心未来在英国陷入专利纠纷。
在上诉法院受理的这起案件中,专利持有人试图在当事双方进行诉讼前请求法院驳回竞争对手的“Arrow”声明申请。罗伯茨表示,这是生命科学领域之外的第一起有关“Arrow”声明的案件。她表示,此案表明英国法院愿意在不同的领域部署该工具。
罗伯茨表示,“至今,英国法院裁定的‘Arrow’声明案只有4起,所有案件均涉及生命科学产品,最新的裁决与以往不同。”
“此类案件考量的核心是声明能发挥多大作用。声明也许能作为侵权抗辩,或更宽泛地说,能提供商业确定性,保护供应链,促进和解,影响其他欧洲法院的做法。这些对期待将产品投向市场的生物仿制药企业有利。现在看来,声明对许多不同行业的公司也有利。”
“对于在发布产品前寻求商业确定性的生物仿制药企业而言,法院的裁决无疑会对其使用‘Arrow’声明产生连锁反应。对于原研药企也是如此。”
在本案中,生产工业气体的MexichemUK公司就R-1234ze(ze)和R-1234yf(yf)这两种化合物申请“Arrow”声明。该公司正在努力将用于汽车移动空调系统的制冷剂推向市场。“Arrow”声明一旦获批,Honeywell International公司便不能禁止MexichemUK发布产品。Honeywell International拥有与制冷系统中的化合物有关的6件专利以及至少4个分案专利申请。
Honeywell International请求高等法院驳回MexichemUK的“Arrow”声明申请,高等法院驳回了其请求。上诉法院维持了高等法院的裁决。这项与“Arrow”声明有关的诉讼只是当事双方之间更大专利纠纷的一部分。
“在本案中,上诉法院考虑了两个核心问题:‘Arrow’声明是否应指明产品或方法的所有特征,以及(或)申请人是否必须制造产品;是否应为创造性步骤论据提供一个平台(这种做法与公认的观点--显而易见性不能按一个个步骤进行评估--背道而驰)。”
关于第一个问题,上诉法院称不要求声明必须标示产品或方法的所有特征,也不要求寻求“Arrow”声明的人充分制定产品说明书或生产产品。但申请人必须确定其希望出售的产品的某个特征宣布为“显而易见”是有用的。
“这使‘Arrow’声明的适用范围从单一产品扩展到使用组件或方法的多种产品。上诉法院承认,此类声明的适用性可能是个问题,需要由初审法官确定,尤其是声明不够清晰或需要额外的判断才能确定组合产品是否属于显而易见的情况。”
“但是,如果声明被批准,这种声明对开发不同配方的药企来说意味着与以往不同的发展。涉及空调制冷剂的案件证明‘Arrow’声明是可用的,能用于生命科学之外的其他行业。”
就第二点而言,上诉法院认为Honeywell International的论点有一定的说服力,即以前的案件坚决拒绝采用按步骤评估显而易见性的方法。罗伯茨说,这意味着只针对一个步骤的“Arrow”声明最终可能会被初审法官驳回。
但是,上诉法院确实设想了可以使用这种声明的情况。
“首先,如果可以明确预见研究计划包含几个步骤,进行逐步分析是合理的。”
“其次,如果专利持有人想保护宽泛的发明概念,例如本案中将ze或yf用于空调系统是创造性的,‘Arrow’声明可能有助于反击专利持有人。”
“因此,‘Arrow’声明具有新的用途,可以限制专利权人寻求超过其发明贡献的保护。‘Arrow’声明是仿制药公司禁止专利权利人主张广泛保护的工具。”(编译自www.pinsentmasons.com)
翻译:罗先群 校对:王丹