能否实施（实现）是用于判断一件专利或专利申请是否充分公开的基本条件，也是判断专利申请是否应当被授予专利权的必要条件。那么，用于评价新颖性和创造性的对比文件是否也要求能够实施？关于此，世界各国的专利审查和司法实践不尽一致，美国、欧洲、日本等都要求用于评价新颖性和创造性的对比文件应当能够实施（充分公开），目前我国专利法、专利法实施细则、《专利审查指南》中对此没有作出明确规定。本文以一个具体案例为切入点，对以上问题进行探讨，以期为业界提供参考和借鉴。
案例介绍
针对某件专利申请，审查部门认为，权利要求1至12相对于对比文件1、2以及本领域常规技术手段的结合不具备创造性，由此驳回了该专利申请。申请人在复审程序中提供了重复试验，并提供了5项证据作为背景技术，用于证明对比文件1不能实施，无法作为现有技术。复审决定认为，申请人提供的重复试验不能证明对比文件1无法实施，本领域技术人员有动机结合对比文件2，对对比文件1的技术方案进行改进，改进后的技术效果也是可以预期的，据此，维持了驳回决定。
申请人对复审决定不服，向北京知识产权法院提起诉讼，经法院准许，申请人（原告）委托两位本领域的专家作为专家辅助人出庭就涉案技术事实进行了说明。
北京知识产权法院一审判决认为：首先，我国专利法之所以对现有技术进行规定，其目的在于判断发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性和创造性，而非给予现有技术某种形式的独占权利，故不应以专利授权的条件为标准对现有技术予以限定。根据相关规定，对现有技术是否可实施并无要求。其次，判断一项技术方案是否具有创造性，需要考察的是本领域技术人员在现有技术的基础上是否需要付出创造性劳动才能得到该技术方案。因此，用于评价创造性的现有技术应是指在申请日以前处于能够为公众获得的状态，并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容，并不强制要求现有技术达到能够实现的标准。即便现有技术的技术方案存在缺陷，导致其可能无法实施，但如果本领域技术人员能从中得知实质性技术知识，获得技术启示，从而有动机对该现有技术进行改进，则该现有技术已经符合作为评价创造性的对比文件的基本条件。
综上，在评价专利权是否具有创造性时，对比文件必须具备的条件是记载了相应的技术方案，并使本领域技术人员从中得知实质性技术知识的内容。对比文件是否可实施，与其是否能够作为证据评价专利的创造性之间没有必然联系。本案中，本领域技术人员能够从对比文件1公开的技术方案中获得实质性技术知识，故不论原告提交的重复试验的条件是否与对比文件1一致，该重复试验的结论均不影响对本专利申请创造性的判断。最终，法院维持了专利复审委员会作出的复审决定。
案例分析
上述判例代表了目前我国专利审查和司法实践中比较通行的标准，即，在评价专利或专利申请是否具有新颖性和创造性时，对比文件必须具备的条件是记载了相应的技术方案，并使本领域技术人员从中得知实质性技术知识的内容，而对比文件是否可实施，与其是否能够作为证据评价新颖性和创造性之间没有必然联系。
虽然我国专利法、专利法实施细则、《专利审查指南》中都没有就该问题作出明确的规定，但《2006版审查指南修订导读》中的说明可以进一步印证上述判断标准，其中，对有关对比文件的内容的修订作了如下说明：本次修订删除了原《专利审查指南》的如下内容：“一份清楚、完整地公开了发明或者实用新型专利申请的技术方案的对比文件，是损害该发明或者实用新型专利申请的新颖性的文件。”这样的表述方式容易使人误解为只有满足了专利法意义上的充分公开要求的对比文件，才能作为评判新颖性的对比文件。这种理解显然是不恰当的，所以，只需要按照判断是否是同样的发明或者实用新型的方法将申请文件与对比文件进行比较，而无需首先将对比文件视作一份专利申请对其进行是否充分公开的审查。
在化学领域中，关于化合物的新颖性，我国《专利审查指南》第二部分第十章5.1中规定：“专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。这里所谓‘提到’的含义是：明确定义或者说明了该化合物的化学名称、分子式（或结构式）、理化参数或制备方法（包括原料）。”笔者认为，这可以看成是上述判断标准在特殊领域的一个例外。
基于以上分析，笔者认为，在专利申请过程中，如果遇到以上问题，申请人应当争辩本领域技术人员从该对比文件中不能得知实质性技术知识的内容，因此，该对比文件不能作为现有技术评价新颖性和创造性，而非争辩该对比文件不能实施。
例如，在某案例中，在专利申请的申请日以前，本领域技术人员无法知道对比文件1记载的一般性NA-21复合剂的实质性内容，即对比文件1中相关部分并未包含有能够使公众得知实质性技术知识的内容，所以该部分不能作为该专利申请的现有技术，不能用于判断该专利申请的新颖性和创造性。
再如，某案例中，对比文件2没有记载CC-5013的具体化合物信息，即没有公开化合物的化学名称、结构式或分子式的技术信息。现有证据不足以说明本领域技术人员在本发明的申请日以前，就已经知晓CC-5013代表何种化合物，目前的证据不足以证明在申请日以前，本领域技术人员已知CC-5013是权利要求1所述的化合物。根据对比文件2公开的内容，不足以得出权利要求1不具备创造性的结论。
此外，虽然对比文件确实不能实施，但本领域技术人员仍能从该对比文件中得知实质性技术知识的内容，申请人就应当按照通常的思路争辩新颖性和创造性，而不应当将主要精力放在争辩该对比文件不能实施上。当然，作为例外，在判断化合物的新颖性时，如果确有证据证明在申请日之前无法获得该化合物，申请人可以依据《专利审查指南》第二部分第十章5.1的规定争辩其新颖性。（王未东）
