笔者经观察发现，在近几年的美国专利申请实践中，申请人或代理人经常会收到美国审查员发出的涉及“101问题”的通知书，尤其在计算机通信领域，美国审查员指出专利申请存在“101问题”的概率较高。若没有有效解决该问题，专利申请有时会因此被驳回。
“101问题”相关的法律条款是美国专利法第101条规定的专利适格性问题。该条规定：“凡发明或发现任何新颖而实用的方法、机器、产品、物质合成，或其任何新颖而实用之改进者，可按本法所规定的条件和要求获得专利。”美国专利法这种宽泛的类型界定，使得大量发明看似都能够满足专利适格性的要求。但是，美国联邦最高法院的一系列判决均阐明了对于“自然法则、自然现象和抽象概念”不可授予专利权。由于美国属于判例法国家，因此在美国审查员评述“101问题”的时候，不仅会引用法律条款，还会引用大量的案例来评述专利申请为何存在“101问题”。
研究法院判例
针对美国专利申请实践中出现的“101问题”，要想进行有力争辩，我们首先必须研究一些典型的美国判例，尤其需要关注审查员评述中所引用到的案例。在计算机通信领域，典型案例类型有抽象概念和商业模式，如Alice案。
2014年美国联邦最高法院判决的Alice案中，Alice公司所拥有的专利涉及一项利用计算机实施的减少结算风险的方案--由一个计算机系统作为交易的第三方媒介辅助交易双方履行其经济义务，以避免只有交易的一方履行了经济义务而另一方没有履行的风险。涉案专利要求保护的是上述辅助交易双方互相履行资金债务的方法、一个实施该方法的计算机系统和一个包含可以使计算机实施该方法的程序代码的计算机可读存储媒介。上述所有权利要求都涉及计算机的应用，因此该案所涉发明实质上是一项利用计算机实施的商业方法。美国联邦最高法院在Alice案的判决中明确指出应当适用Mayo案中的两步检测法。第一步，首先判断所争议的权利要求是否指向不可专利的概念（自然规律、自然现象或者抽象概念），如果答案是否定的，则不再讨论第二步，具备可专利性。如果答案是肯定的，还应当进入第二步分析，寻找所涉权利要求的技术特征或者技术特征的组合是否是某种有序结合，包含了一种发明性概念，即“足够确保”该专利已经“远远超出”其所涉及的自然规律、自然现象或者抽象概念本身，从而使指向了不可专利概念的权利要求具备了可专利性。
Alice案就是一个典型的涉及“101问题”的案件，因此美国专利审查实践中经常会用Alice案来作为审查员评述“101问题”的依据。
那么，如果在专利申请过程中收到美国审查员发出的涉及“101问题”的通知书，我们也可以在分析典型案例的基础上，详细阐明相关发明为何不能等同于审查员所引用的案例，即分析相关发明和引用案例有何不同。这一点可以结合相关发明所要解决的技术问题、采用的技术方案以及达到的技术效果来说明。例如，如果相关发明包含了比引用案例更多的技术特征用以解决引用案例根本没有解决的技术问题，并且达到了引用案例所达不到的技术效果，那么相关发明便不能等同于引用案例，以此来说明审查员使用引用案例评述相关发明是不恰当的。
当然，审查员可以使用典型的“101问题”案例来评述相关发明，我们同样也可以通过引用典型的最终被法院判定为非“101问题”的案例来反驳审查员。这就需要平时收集一些被法院判定为非“101问题”的案例，且这些案例和相关发明有相似之处。
关注审查规则
除了一些典型案例之外，美国专利商标局还会定期发布审查指南和案例分析等相关备忘录来对美国专利法第101条中的可专利问题进行指导。而这些新增的备忘录中的指导说明也可以作为我们争辩“101问题”的论据。
例如，2016年11月，美国专利商标局发布了一个有关“近期专利主题适格决定”的备忘录。在该备忘录中针对McRO案例进行了说明，其中提到“McRO案提醒法院不能够过于简化或概括权利要求的技术方案”。因为在审查实践中，审查员往往通过高度概括简化发明的技术方案，这样有利于结合相关判例以进行“101问题”评述。
由此来看，当相关申请的技术内涵比审查员所总结的要深刻时，我们完全可以引用备忘录中的话语同审查员进行争辩，反驳其不能过于概括简化相关申请的技术方案。
在计算机通信领域，特别是涉及一些单纯依靠程序指令实现的软件领域，被美国审查员评述存在“101问题”的概率非常大。在上述备忘录中就针对此类问题给出了一个很好的指导说明：计算机相关技术的提高不限于提高计算机或计算机网络的操作，还包括一系列通过允许计算机实现没有实现过的功能以提高计算机相关技术的“规则”。具体来看，一个权利要求涉及计算机技术的提高包括：1.说明书中教导了请求保护的权利要求如何提高计算机技术；2.采用特定的技术方案解决了技术问题以获得期望的结果，而不是仅仅声明一个方案或结果的主意。
上述说明的第二点“采用特定的技术方案解决了技术问题以获得期望的结果，而不是仅仅声明一个方案或结果的主意”，对于评述程序指令类的发明非常有用，“程序指令”就是指导计算机运行的“规则”，有了这个“规则”再结合需要解决的技术问题和达到的技术效果就能形成有力的反驳依据。当然，前提是在权利要求中把这种规则写得清楚、明白。
另外，以前申请人或代理人面对程序指令“101问题”时，有个常用做法是加入执行指令的计算机硬件，其实这种做法对于那些对计算机硬件真正进行了改进的发明比较有用，而对于部分发明特别是审查员针对产品权利要求也提出了“101问题”的发明意义不大，因为现在很多程序软件类发明并非一定对计算机硬件进行了改进，往往是执行功能任务时性能的改进。这时候，引用上述备忘录中的第二点，并结合自身案例进行阐述的争辩效果更好。
综上，面对美国专利申请实践中的“101问题”，其实有诸多争辩途径。可以研究相关判例，通过相关发明和判例的比较进行争辩，通过详细阐述相关发明的技术问题、技术方案、技术效果进行反驳，引用审查指南或备忘录中的话语进行争辩。总之，针对美国“101问题”，一定要“引经据典”进行评述，并经常关注美国专利商标局发布的案例指导备忘录，利用美国专利审查规则来限制美国审查员使用“101问题”评述的权利才是最佳途径。（张颖）
