由于“沃克程序要求(Walker Processclaim)”涉及专利和反垄断法的混合性质,美国法院对如何出于司法管辖目的根据专利法产生沃克程序要求存在着分歧。在美国,所有“产生于(arisingunder)”专利法(《美国法典》第35编)的案件由联邦的地区法院(District Court)管辖,并只能上诉至联邦巡回上诉法院(Court of Appeals for the Circuit)。这种做法旨在提供一个统一的国家专利法体系。然而,并非所有涉及专利的案件都“产生于”专利法。所谓的“沃克程序要求”从沃克程序设备公司(Walker Process Equipment,Inc.)诉食品机械与化工公司(Food Machinery & ChemicalCorp.)一案中得名。在该案中,美国联邦最高法院(Supreme Court)裁定,执行以欺诈方式获得的专利可构成根据《谢尔曼法案(Sherman Act)》提出反垄断要求的依据。沃克程序要求包含两个方面:(1)反垄断案的被告强制执行一项专利,该专利是在明知(knowing)和故意(willful)欺诈的情况下从专利局获得的;(2)反垄断案的原告必须满足根据《谢尔曼法案》提出反垄断诉讼的所有必要要素。因此,是否沃克程序要求可出于管辖目的而根据专利法产生,可能并不简单。
在近期的钱德勒(Chandler)诉凤凰服务有限公司(Phoenix Services LLC,以下简称“凤凰公司”)一案(以下简称“钱德勒案”)中,原告起诉被告执行一项专利,而该专利在另一案件中因不公平行为而被认为无法执行。联邦巡回上诉法院认定,本案中的沃克程序要求并不根据专利法产生,并将该案件移交至第五巡回上诉法院。在一项先例意见中,合议庭(panel)重申,联邦巡回上诉法院对专利事务的专属管辖权仅适用于以下情况:(1)“由联邦专利法产生的诉由”;或者(2)“原告的救济权必然取决于联邦专利法的实质性问题的解决”。由于该案件是在相关专利已在另一案件中被宣布不可执行之后根据《谢尔曼法案》产生的,因此法院认为它对沃克程序要求缺乏管辖权。
相关背景资料
钱德勒案的反垄断诉讼源于被告方凤凰公司执行了其子公司热飞有限公司(HeatOn-The-Fly,LLC,以下简称“热飞公司”)的专利(以下简称“993专利”)。993专利要求保护用于水力压裂(fracking)的加热水的特定方法和设备。当热飞公司提交专利申请时,它没有披露许多可能导致专利无效的已经在售和已公开使用的现有技术。993专利获得专利权后,热飞公司积极针对其竞争对手执行该专利,其中包括该案的原告钱德勒。竞争对手之一对热飞公司提起单独诉讼,并获得了一项宣告性判决,即993专利由于不公平行为而无法执行。联邦巡回上诉法院确认了这一裁决。
钱德勒案的原告提出了反垄断诉讼,指控被告在对不公平行为调查结果提出上诉期间继续执行993专利。地区法院认为,这些事实构成反竞争行为,并允许沃克程序要求继续进行。“沃克程序要求是否属于联邦巡回上诉法院对专利法下产生的事项的专属管辖权”的问题,成为了上诉时的“门槛”。
希特力诉科磊
上述案件并不是第一次向联邦巡回上诉法院提出的对沃克程序要求的管辖权问题。在希特力公司(Xitronix Corp.)诉科磊公司(KLA-Tencor Corp.)一案(以下简称“希特力案”)中,原告方基于专利所有人对有效专利的执行情况,提出了独立的沃克程序反垄断要求。联邦巡回上诉法院依然认为自身缺乏管辖权,因为该案没有提出专利法的实质性问题。尽管专利是否是以欺诈手段取得的根本问题已经转向专利法,但任何专利都不会由于该案件的结果而被认定是无效的或者得到恢复。法院还引用了2013年联邦最高法院在冈恩(Gunn)诉明顿(Minton)一案(以下简称“冈恩案”)中的判决——该判决认为,出于《美国法典》第28编第1338条(授予联邦地区法院专属管辖权)的目的,即使有必要解决专利法问题,但专利代理人渎职诉讼仍然不属于“产生于”专利法的案件。与冈恩案相一致,联邦巡回上诉法院就希特力案提出的理由是:允许州法院在“案中案”中解决向专利局作出虚假陈述的问题不会扰乱联邦专利法的统一体,因为结果仅限于特定的当事人和专利。在联邦巡回上诉法院认定其缺乏管辖权后,该案被移交给第五巡回上诉法院。
奇怪的是,第五巡回上诉法院又将此案转回给联邦巡回上诉法院,认为后者的结论不可信。第五巡回上诉法院裁定冈恩案不适用,因为冈恩案解释了《美国法典》第1338条,而不是第1295条。它还引用了联邦巡回上诉法院的两个先例——在诺贝尔制药公司(Nobelpharma AB)诉植入创新公司(Implant Innovations,Inc.)案(以下简称“诺贝尔制药案”)中,法院认为联邦巡回法院法(而非地方法)适用于沃克程序要求;在盐酸异丙沙星反垄断诉讼(以下简称“异丙沙星案”)复审中,法院对沃克程序要求作出了裁决,并在脚注中写道:“在专利商标局认定欺诈,必然涉及专利法的实质性问题”——暗示独立的沃克程序要求应向联邦巡回上诉法院提出上诉。
在程序上,只要管辖权合理,受理移交案件的法院就应当受理该案件。根据合理性分析,联邦巡回上诉法院以非先例的意见接受了管辖权,并最终根据案情审理了希特力案。
联邦巡回上诉法院就钱德勒案的决定
联邦巡回上诉法院处理钱德勒案的合议庭基于多种理由得出结论,法院对该上诉案缺乏管辖权:
首先,与希特力案不同,钱德勒案甚至没有提出管辖权的“合理(plausible)”基础,因为构成案件基础的专利已经被裁定为不可执行。然而,尽管基础专利的状态是一个重要因素,法院仍指出它不应该是决定性的。法院的主要关切是,如果上诉管辖权仅由专利是否仍然有效和可执行来决定,那么这会创建一个任意的拆分,即涉及有效专利的要求将提交给联邦巡回上诉法院,而涉及过期专利的要求将提交给地区巡回上诉法院,即使法律要求是相同的。
其次,第五巡回上诉法院对原告的沃克程序要求的管辖权不会破坏联邦专利法的统一体系。正如希特力案中所解释的那样,仅仅是“另一个巡回上诉法院作出错误的专利法决定”的风险,并不足以动摇联邦巡回上诉法院的专属管辖权。因为这一案件的结果“仅限于当事人和所涉专利”,不会在整个专利法体系中产生涟漪效应。此外,因为993专利已经在另一场诉讼中被宣布为是不可执行的,因此本案的上诉法院几乎没有必要深入研究实体专利法问题。
第三,法院的裁决与其先例一致。尽管诺贝尔制药案认定联邦巡回上诉法院而不是地区巡回上诉法院法适用于沃克程序要求,但管辖范围和法律选择是不同的问题。至于异丙沙星案和希特力案等案例,在法院最终对一些沃克程序要求行使管辖权的情况下,管辖权问题是根据较低的合理性标准而不是重新审理(denovo)标准审查的。法院还不同意第五巡回上诉法院对希特力案中有关《美国法典》第1295条和第1338条的解释,并认为这两项规定并不像第五巡回上诉法院所建议的那样相互分离。
结论
第五巡回上诉法院尚未对钱德勒案的决定作出反应。但鉴于第五巡回上诉法院和联邦巡回上诉法院的不同观点,对沃克程序要求的管辖权可能会成为一种有限的、针对具体案件的调查。(编译自www.quinnemanuel.com)
翻译:程昱 校对:刘鹏