近期，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）对Forney案作出了裁决，并引入一条新规则，即用于产品包装上的颜色标志具有内在的显著性。尽管该裁决貌似与联邦最高法院对Qualitex案和Wal-Mart案的裁决相左或至少限制了最高法院的裁决，且相关方很可能就该裁决提起上诉，但商标申请人现在有机会主张其用在产品包装上的颜色具有内在显著性，可依据Seabrook测试获得商标权，无需证明颜色标志通过使用获得了显著性。
背景
2014年，Forney试图将下图左侧的颜色标志注册为商标，用在其焊接及机械加工商品的包装上（美国商标申请号为86269096）。Forney将其标志描述为“顶部为黑色条纹，下方黄色渐变为红色，用于商品的包装上的标志”。
审查员根据《兰哈姆法》第1、2和45条驳回注册申请，理由是该标志不具有内在显著性。审查员在驳回决定中表示，颜色标志只有充分证明其通过使用获得显著性后才能登记在副簿或主簿上。
Forney向商标审查与上诉委员会（TTAB）提起申诉称，该标志应被视为具有多种颜色的产品包装。Forney认为该标志属于具有内在显著性的产品包装的商业外观，因此不需要提供通过使用获得显著性的证据便可以注册。
TTAB依据最高法院对相关案件（如Wal-Mart案和Qualitex案）的裁决维持了审查员的决定。TTAB将Forney的标志视为用于产品包装的颜色标志，认为在评估由颜色组成的标志时，使用在产品本身上的颜色和使用在产品包装上的颜色没有区别。因此，根据Wal-Mart案和Qualitex案，“产品或其包装上的特定颜色……不具有内在显著性，只有在证明通过使用获得显著性时才能获得注册资格。”TTAB还认为，即使颜色标志具有内在显著性，也需要明确定义外围形状或边框。
Forney诉KDAR
Forney首先向美国科罗拉多州联邦地区法院提起诉讼，称Daco of Missouri dba KDARCo（以下称为KDAR）使用的产品包装外观（见下图）侵犯其依《兰哈姆法》享有的商业外观。
地区法院批准KDAR针对Forney的主张提出的简易判决动议。
地区法院援引Qualitex和Wal-Mart案称，Forney的标志不具有内在显著性，因为“只有在证明具备第二含义的情况下特定颜色的使用才能获得保护”。
在审查地区法院的裁决时，美国联邦第十巡回上诉法院认定，用在产品包装上的颜色可具有内在显著性。更具体地说，“用在产品包装上的颜色可以具有内在显著性（因此不必证明第二含义）”，但是“只有在特定的颜色组合使用，且具有明确定义的形状、图案或其他独特设计时才可行”。
第十巡回上诉法院基于先例提出了上述要求。其引用了如下案例法：
Paddington Corp诉Attiki Importers & Distributors Inc案——利口酒（第12号茴香烈酒）瓶的包装为“玻璃瓶的侧面贴着一个较大的标签，瓶颈处贴着第二个较小的标签”，该包装被视为具有内在显著性。
Am Brit Inc诉Kraft Inc案——冰砖的包装被认定具有内在显著性。
Chevron Chemical Co诉Voluntary Purchasing Groups Inc案——“Ortho”草坪和花园产品的包装包含特定色调的颜色组合，呈特定的几何图案排列，并结合特定的印刷风格呈现，该包装被认定具有内在显著性。
然而，第十巡回上诉法院认定Forney没有证明其商业外观具有内在显著性或通过使用获得第二含义，因此维持了地区法院的决定，即KDAR有权获得简易判决。
为了确定其产品包装的商标权，Forney就TTAB以其商标缺乏内在显著性为由驳回其颜色商标注册申请的决定提起诉讼。联邦巡回上诉法院认定TTAB作出了错误的裁定：
－多种颜色标志不具有内在显著性；以及
－使用颜色的产品包装标志在不明确说明外围形状或边界时不具有内在显著性。
但是联邦巡回上诉法院在分析中指出，“无论最高法院还是本法院都没有直接说明应用于产品包装的多色商标是否可以具有显著性”，并认为“用在产品包装上的颜色标志是否具有内在显著性取决于颜色设计的特点”。
联邦巡回上诉法院在查阅最高法院对Qualitex案的裁决后指出，尽管法院“暗示可能需要先证明通过使用获得显著性后颜色标志才能保护，但并没有作出明确说明”。
通过查看Forney的产品包装标志，联邦巡回上诉法院裁定：“最高法院的判例根本不支持委员会的结论，即基于颜色的产品包装商标永远不可能具有内在的显著性。”
然后，联邦巡回上诉法院考虑了TTAB的另一种主张，即只有与明确定义的外围形状或边界一起使用时，颜色标志才具有内在的显著性。法院指出：“没有判例法要求强制执行该规则。”因此，“在一定程度上，TTAB认为多颜色标记必须与特定的外围形状相关联才能获得内在显著性也是错误的”。
联邦巡回上诉法院在审查Forney的颜色标志时认为，该标志不仅是颜色标志，而且还是一个符号。“Forney并未试图抢先使用红色、黄色和黑色，而是试图仅保护以特定设计排列的这些颜色的特定组合，正如其提交的附图所示。”
在重申Seabrook测试时，联邦巡回上诉法院表示，在确定商品外观的内在显著性时，需要回答的问题是“它是否给消费者留下了这样的印象，即他是否会认为商品外观与特定来源相关联”。为了评估该问题，TTAB必须考虑以下因素：（1）商业外观是否为“常见”的基本形状还是设计；（2）在特定领域是否独特或不寻常；（3）是否仅仅为一种特定类别的商品的众所周知的装饰形式的改进，公众视其为该商品的装饰或外观；或（4）是否能够创造一种与所附文字不同的商业印象（本条不适用于本案）。
影响
目前，联邦巡回上诉法院对Forney案的裁决为颜色标志创建了新的规则。由于该意见似乎与最高法院在Qualitex和Wal-Mart案中的意见不符，因此美国专利商标局（USPTO）很可能会将此问题上诉至最高法院。
同时，联邦巡回上诉法院要求TTAB必须考虑在Seabrook因素的影响下，拟用于产品包装的包装商标是否具有内在显著性。
因此，寻求保护产品包装商业外观的申请人现在有机会主张根据Seabrook测试他们的配色方案具有内在显著性，而不用证明该配色方案具有第二含义。为此，他们需要明确包装上使用的颜色：
－是否常用；
－在与之相关的特定领域是否独特或罕见；
－是否只是已知颜色设计的改进；以及
－是否能创造与附带文字或其他设计不同的商业印象。
但是，申请人必须承认，多年以来颜色标志在没有确立第二含义的情况下是不受保护的。因此，USPTO确定颜色标志具有内在显著性的标准可能会很高。（编译自www.worldtrademarkreview.com）
翻译：罗先群 校对：王丹
