以在先商标驳回在后商标申请时，是否应考虑在后商标的使用情况和知名程度，并以此判断其与在先商标能否相区分？近日，针对第17779504号“猫头鹰及房子图形”商标（下称申请商标）驳回复审行政纠纷一案，北京市高级人民法院作出（2018）京行终687号判决指出，申请商标与引证商标是否近似的判断应着眼于商标标志本身，以商标申请时的状态为准，不宜考虑申请注册日之后的使用情况和知名程度。
据了解，申请商标由北京我爱我家房地产经纪有限公司（下称我爱我家公司）于2015年8月28日提出注册申请，指定使用在全球定位系统（GPS）设备、变压器（电）等第9类商品上。
经审查，商标局于2016年8月9日作出商标部分驳回通知书，以申请商标与在类似商品上已注册的第G1083938号“BABYNOVA及猫头鹰图形”商标、第17195790号“猫头鹰图形”商标、第14332043号“顺网网吧管家及猫头鹰图形”商标（下统称引证商标）近似为由，决定初步审定申请商标在高压防爆配电装置、灭火器、报警器商品上的注册申请，驳回申请商标在计算机程序（可下载软件）、智能手机等其他商品（下统称复审商品）上的注册申请。
我爱我家公司不服商标局作出的决定，于2016年8月23日向商标评审委员会（下称商评委）提出复审申请，主张申请商标为该公司独创的商标，享有著作权，具有较强的显著性，而且申请商标经过宣传和使用已具有一定知名度和影响力，与该公司形成了一一对应关系。
经审查，商评委于2017年5月11日作出驳回复审决定，对申请商标在复审商品上的注册申请予以驳回。我爱我家公司不服，随后向北京知识产权法院提起行政诉讼。
北京知识产权法院经审理认为，申请商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标；同时，我爱我家公司提交的证据不足以证明申请商标具备了一定知名度和影响力并与我爱我家公司建立了唯一对应关系，从而可以与引证商标相区分；此外，我爱我家公司版权登记证书的登记日期为2015年10月20日，晚于引证商标的申请注册日，且版权登记证书也不足以证明申请商标因此而具有了显著性。综上，北京知识产权法院一审判决驳回我爱我家公司的诉讼请求。
我爱我家公司不服一审判决，继而向北京市高级人民法院提起上诉。
经审理，北京市高级人民法院指出，该案为商标驳回复审行政纠纷，引证商标权利人无法参与到审理程序中，亦无法提交引证商标显著性和知名度的相关证据，若仅依据申请商标的显著性和知名度判断其与引证商标是否能够相区分，则对引证商标权利人有失公平。
针对该案，北京市高级人民法院认为，申请商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，而我爱我家公司在该案中提交的证据不足以证明申请商标在引证商标的申请注册日前，经过使用已具有一定知名度并足以与引证商标相区分。同时，申请商标的著作权登记情况与申请商标的显著性认定无关，且我爱我家公司提交的作品登记证书的登记日期晚于引证商标的申请注册日，该作品登记证书亦不能证明申请商标在引证商标的申请注册日前已具有显著性。
综上，北京市高级人民法院终审判决驳回我爱我家公司上诉，维持一审判决。（王国浩）
行家点评
赵虎北京市中闻律师事务所合伙人：在我国获取商标权的方式有两种，一种是通过注册取得，一种是通过使用取得。我国现行商标法规定的取得商标权的方式依然是以商标注册为主，特殊情况下（如驰名商标）才会考虑通过使用获得商标权的方式。从以上这个背景出发，笔者认为在商标申请注册程序中不需要考虑申请商标的知名度。理由如下：
首先，一般情况下，申请注册的商标即使经过使用，也没有因为使用取得商标权，不能得到商标法的保护。我国商标法对何种情况下应该保护已经使用但没有注册的商标有明确的规定，除了法律明文规定的之外，一般情况下，即使在申请注册商标之前进行了使用，也不会得到商标法的保护，自然也不应考虑申请注册的商标在申请注册之前的知名度问题。
其次，知名度的高低是相对的概念，需要在比较中确定。商标的知名度虽然对商标近似判断有影响，但是商标知名度的高低应该在比较中确定，除了极少数驰名商标外，没有绝对的知名度高与低的问题，而这种知名度高低的比较，也影响着商标的近似判断。
在商标申请注册程序中，如果要考虑商标知名度，则需要把申请注册的商标与引证商标进行比较，在比较中得出申请注册的争议商标的知名度是高还是低的问题。
在商标注册程序中，引证商标注册人不能参加，自然不能提供有关引证商标知名度的证据，仅考虑申请注册的争议商标知名度，没有意义。
另外，为了平衡取得商标权的两种方式，我国商标法已经规定了对已经使用的并且有一定知名度的商标的救济方式。根据我国商标法的规定，就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用；同时，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标；根据我国现行商标法第三十条、第三十一条的规定，在商标申请注册过程中，商标局仅需考虑申请注册的商标之前有没有注册商标或者待注册商标即可，无需考虑申请注册的商标是否经过使用已经达到了商标法保护的程度。
综上，我国商标法对于已经使用但未注册的商标规定了需要保护的情况，除法律明文规定的情况外，其他情况不应该予以保护。我国现行商标法不但规定了什么情况下需要考虑商标已经使用的情况，而且规定了相应的救济途径，应该是法定救济途径内保护，而不应该突破法定救济途径。在商标注册程序中，应该遵守法律规定，无须判断申请注册商标的使用情况。
