永安药业生产的牛磺酸产品80%用于出口,如果败诉,可能会对公司产生重要影响。
除了和解与积极应诉之外,永安药业可以通过美国专利商标局专利审查与上诉委员会提出双方复审请求(IPR),请求审查涉案专利的专利权的有效性。
【正文】
近日,全球最大的牛磺酸生产商永安药业发布公告称,其牛磺酸产品涉境外专利诉讼。公开资料显示,该公司主营产品为牛磺酸,拥有自营进出口权,所处行业为医药原料药行业。
诉讼源起两项专利
据了解,近日从美国普盈律师事务所驻上海代表处获悉,永安药业在美国新泽西地区公司因涉嫌专利侵权被地方法院起诉。原告声称永安药业的牛磺酸产品侵犯了其在美国的“450专利”和“451专利”。
原告的主要诉讼请求包括,请求判决被告永安药业已经侵犯“专利450”和/或“专利451”的专利权;请求永久禁令,禁止侵犯“专利450”及“专利451”的专利权;请求裁定损害赔偿额,包括能够充分弥补因被告侵权行为(生产销售牛磺酸)给原告造成侵害的赔偿、判决前的利息以及诉讼费用;法院可能认为公正和合适的其他以及进一步的救济。
经过全球专利文献检索可以了解到,“专利450”和“专利451”分别为美国专利的专利号US9428450、US9428451,技术内容为从碱羟乙基中提取牛磺酸的制作工艺。“450专利”的申请时间为2014年4月18日,“451专利”由HU,SONGZHOU于2014年6月12日提出申请,这两件专利的授权时间同为2016年8月30日。
进一步查询永安药业在相关羟乙基中提取牛磺酸的专利,可以发现永安药业相关技术专利申请于2015年7月14日,这使得依据专利优先权原则,永安药业处在了劣势地位。
牛磺酸是永安药业的“摇钱树”
永安药业办公室相关负责人表示:公司牛磺酸产品80%用于出口,而美国和日本则是企业产品出口的重要落点。若败诉,可能会对公司产生重要的影响。
有关资料显示,2016年以前,永安药业的牛磺酸产品虽然每年销售额都有增幅,但由于受到上游原料环氧乙烷价格波动的影响,牛磺酸价格整体呈下滑趋势。另外下游的需求增长缓慢,导致牛磺酸业务一直难以稳定增长。
从近几年的数据来看,牛磺酸价格一直在20000元/吨左右的价位徘徊,但到了2016年4月份出口价格上涨至22400元/吨,6月份市场报价则涨为23000元/吨。
根据永安药业2016年半年报,其上半年实现营业收入2.92亿元,归属于上市公司股东净利润3452.11万元,同比增长180.65%;归属于上市公司股东扣非净利润2284.96万元,同比增长462.40%。
而在2.92亿元的营业收入中,牛磺酸业务就贡献了2.34亿元,同比增长14.40%。
永安药业方面称,业绩增长一方面是因为牛磺酸供给端趋紧价格企稳回升,另一方面公司适时释放产能扩大生产,量价齐升带动业绩上行。
由此可见,牛磺酸业务可谓是永安药业的“摇钱树”,其业务收入占总收入的百分之八十。
此外,值得注意的是,此次官司涉及的美国市场对于永安药业来讲分外重要。
半年报显示,永安药业的营收中,海外市场的收入占据企业总营收的65%。
面对诉讼,如何“拆招”?
在这场诉讼中,虽然永安药业提出专利申请的日期晚于原告,但就其多年来出口牛磺酸产品受到市场认可这一点,可以充分说明永安药业在牛磺酸生产上有一定的技术含量。
在专利文献分析比对的基础上,永安药业可制定下一步计划,针对原告持有的专利提起专利无效宣告请求、尝试进行专利许可合作等都是可以采取的策略。
如果能够和原告达成和解,这次诉讼对于永安药业牛磺酸产品的后续推广可能不会造成较大影响。如果无法达成和解协议,永安药业应选择熟悉中国和美国市场的专利律师积极应诉,评估永安药业牛磺酸产品构成侵权的可能性,并有针对性地制定诉讼策略。
除了和解与积极应诉之外,永安药业也可以通过美国专利商标局专利审查与上诉委员会提出双方复审请求(IPR),请求审查涉案专利的专利权的有效性。
IPR程序是大部分企业在美国遭遇专利诉讼时通常采用的应对策略。其优势有:一是周期短,美国联邦地区法院的专利诉讼周期大都在2-3年之间,而IPR程序立案1年后就能拿到判决书;
二是成功率高,根据美国专利法,在美国联邦地区法院审理的专利诉讼中,涉案专利的专利权首先被默认为有效,其被宣告无效的难度很大,而在IPR程序中,涉案专利的专利权没有被默认为有效,其被宣告无效的可能性很大;
三是成本低,美国联邦地区法院的专利诉讼费基本都在100万美元以上,而IPR程序的费用大都在30万美元至50万美元之间。