最近，业内对专利申请文件中预料不到的技术效果进行了广泛讨论，有观点认为，预料不到的技术效果并非判断创造性的充分条件，本文就这一问题进行深入探讨。
我国《专利审查指南》中关于预料不到的技术效果概括起来有两点：第一，预料不到的技术效果或是发明具有预料不到的性质，或是发明的技术效果出乎预料地优于现有技术。那么，单从这两点就能认定发明具有预料不到的技术效果吗？笔者认为，还应衡量区别特征或者区别特征结合权利要求的其他特征与技术效果之间的可预期性，如果对于该领域技术人员来说，构效关系的可预期性低，且发明具有预料不到的性质或发明的技术效果出乎预料地优于现有技术，就应该认定发明具有预料不到的技术效果；第二，发明具有预料不到的技术效果，则发明的技术方案就是非显而易见的，这是从效果来评价技术方案是否显而易见。如果构成权利要求的所有特征之间的组合是显而易见的，那么这种组合所能达到的效果也必然在所属领域技术人员的合理预期之内，如果这种组合取得了预料不到的效果，那么显然这种组合所取得的效果超出了所属领域技术人员的合理预期，进而说明这种组合是非显而易见的，可见预料不到的技术效果是判断非显而易见性时要考虑的因素，并非判断技术启示时要考虑的因素。
“三步法”是通过判断区别特征在现有技术中的功能和作用，判断现有技术整体上是否给出了将区别特征应用到最接近的现有技术以解决技术问题的启示，如果不存在启示则发明是非显而易见的，具有创造性。可见，“三步法”只是从技术问题切入，衡量技术方案本身是否显而易见。
我国《专利审查指南》指出，在评价创造性时要将发明作为一个整体看待，即创造性判断应遵守综合原则，发明创造并不只包括技术方案本身，还包括技术问题和技术效果，只要其中任何一项是非显而易见的，则发明都应具有创造性。例如，认识发明所要解决的技术问题已经超出了本领域技术人员的认知能力，但问题一经提出，其解决手段是显而易见的，此时发明是非显而易见的，具有创造性。发明取得了预料不到的技术效果，则发明的技术方案是非显而易见的，具有创造性。可见，非显而易见性是创造性的充分必要条件，而“三步法”只是从技术问题入手判断技术方案是否显而易见，它并不考虑技术问题或者技术效果是否显而易见。
因此，“三步法”不是判断创造性的普适性标准，其仅是从技术问题的角度切入，判断发明是否显而易见，而预料不到的技术效果是从技术效果的角度切入，判断发明是否显而易见。可见，“三步法”与预料不到的技术效果均为判断创造性的充分条件，二者是并列的，无论采用哪种方法，只要能够判断发明是非显而易见的，则发明都应该具有创造性。
上述分析表明，预料不到的技术效果与“三步法”都是判断创造性的充分条件，那么还存在例外吗？
欧洲专利局上诉委员会在T21/81案中认为，如果发明取得的进步是本领域技术人员能够依照启示进行改进而自然得出，无论是否获得意外的效果，都不具备创造性。这种情况上面已分析过，通过“三步法”来判断现有技术中存在技术启示，只是从技术问题的角度切入，通过区别特征在现有技术中的功能和作用来判断现有技术是否给出技术启示，而并不考虑区别特征与权利要求中的其他特征是否存在协同作用，不考虑区别特征在现有技术中的效果与在发明中的效果有无量上的区别，或者说并不考虑这种启示客观上所能达到的程度，“三步法”不能从构效关系上判断发明是否显而易见。
欧洲专利局上诉委员会在T506/92案中指出，本领域技术人员在现有技术基础上没有付出任何努力而不可避免地取得的预料不到的技术效果，并不能支持具备创造性的认定。日本《专利审查指南》也规定，无论有无有益的技术效果，如果本领域技术人员容易做出发明，都应认为其不具有创造性。不同的是，我国《专利审查指南》规定，不管创立发明的过程是历尽艰辛还是唾手可得，创立发明的途径不应该影响对该发明创造性的评价。那么，究竟是应该从发明本身去判断，还是从发明获得途径的难易程度去衡量其是否具有创造性？笔者认为，创立发明的途径并不影响发明本身的技术进步和价值，创造性是发明本身的固有属性，应该将发明作为一个整体，从发明本身去衡量其是否具有创造性。
综上所述，非显而易见性是发明具备创造性的充分必要条件，预料不到的技术效果和“三步法”均是判断创造性的充分条件，“三步法”的核心在于通过判断是否存在技术启示，进而得出发明是否显而易见，预料不到的技术效果是从构效关系上判断该技术方案是否显而易见。采用预料不到的技术效果判断创造性，重在判断发明对于本领域技术人员而言，是否客观地、真实地具有预料不到的技术效果，一是要判断区别特征或者区别特征结合权利要求的其他特征与技术效果之间的可预期性；二是要判断发明是否具有预料不到的性质或发明的技术效果出乎预料地优于现有技术，这二者缺一不可。（李进）
