2020年7月1日，墨西哥官方公报公布了一项规范墨西哥工业产权的新法律。
除了在专利、商标和其他工业产权保护方面的显著改善外，新的《墨西哥联邦工业产权保护法》明显改变了对商标和其他工业产权侵权提起损害赔偿的可能性，使获取此类损害赔偿更具现实可能性。
根据已废止的《工业产权法》，注册商标或其他工业产权的所有人有两种寻求侵权赔偿的选择。
针对侵权的两步走程序
如果侵权行为在《工业产权法》的刑事禁令范围之内，则可以请求公诉人提起刑事诉讼；而其他所有情况下，侵权主张都要向墨西哥工业产权局（IMPI）提出。
“损害赔偿裁决只能在2021年11月5日之后由IMPI公布。”注册商标和颁发专利的同一机构兼具侵权裁定的职能。但是，IMPI过去不能作出损害赔偿裁决，而只能处以罚款和其他处罚。因此，IMPI虽然能够威慑和惩罚侵权者，但不能为侵权造成的损害提供足够的补救措施。
相反，根据墨西哥最高法院的解释，侵权案件中的原告必须成功走完IMPI侵权程序（及随后的申诉），之后才能根据IMPI认定的侵权行为启动民事诉讼以获得损害赔偿。
这种在一个地点裁定侵权而在另一个地点裁定损害赔偿的两步走程序缓慢且昂贵，因为工业产权所有人不得不进行两次独立诉讼才能获得有利的裁决，而每个诉讼都需要数年时间。
结果导致因工业产权侵权提起的损害赔偿主张非常罕见，而此类赔偿的裁决更是稀有。因此，墨西哥的潜在原告出于停止侵权和惩罚侵权者的意图而提起诉讼的意愿不足，因为获得损害赔偿既昂贵又不太可能实现。
新法律的变化
新的《联邦工业产权保护法》改变了上述情况。现在允许工业产权所有者直接向民事法官提出损害赔偿请求。他们不再需要先向IMPI提起诉讼。
此外，现在允许IMPI在作出侵权诉讼裁决时判予损害赔偿。虽然根据之前的法律，原告必须先通过IMPI的侵权程序并由法官在民事诉讼中作出损害赔偿裁决，但根据新法律，无论是哪一种程序都可以作出损害赔偿裁决。这应该会更容易就工业产权侵权行为追究损害赔偿，尽管原告并不一定会胜诉并获得赔偿。
根据《联邦工业产权保护法》的暂行条款，IMPI只能在2020年11月5日之后启动的侵权诉讼中作出损害赔偿裁决。此外，针对IMPI的裁决规定了长达1年的暂停期限，目的是对预算和人员进行必要调整以便能够作出损害赔偿裁决。因此，损害赔偿裁决只能在2021年11月5日之后由IMPI公布。
在2021年11月5日之后，根据有利的侵权诉讼结果，原告可以请求IMPI判予损害赔偿并提供维持该主张的证据，要证明损害是由侵权造成的，并证明所主张的赔偿金额是合理的。
侵权人随后应有15天的答复期限，然后再对当事人提供的证据进行质证，之后才会公布裁决结果。申诉书必须在侵权诉讼顺利结案后的2年内提出。
要确定是否判给损害赔偿，必须证明原告确实遭受了损害，并且侵权行为与此类损害之间存在因果关系。仅证明存在注册商标或其他权利的侵权行为，尚不足以证明违法行为对原告造成的损害。
例如，原告可以通过各类文件和专家证明其销售收入受损，客户或被侵权商标的价值缩水，甚至公司股价受到了侵权行为的影响。
证明损害的发生并且是由侵权行为造成的，将是获得损害赔偿最困难和最具争议方面之一。潜在的原告应该知道，证明存在侵权并不能自动让他们有权获得损害赔偿，获得赔偿必需要有证明损害是由侵权引起的证据。
如果作出损害赔偿裁决，IMPI为了确定赔偿金额可以参考任何合法的价值指示，包括：
－由其市场价值或零售价格确定的合法商品和服务的价值；
－原告因侵权而损失的利润；
－侵权人因侵权而获得的利益；
－考虑到被侵权权利和现有许可的商业价值，侵权者为获得许可而必须支付的费用；和
－在侵权诉讼中强加给侵权人而侵权人无法履行的义务。
需要说明的是，新法律规定赔偿额不得低于原告所证明的合法价值指标的40%。法律规定，一旦IMPI公布损害赔偿裁决，如果侵权人拒绝支付，则可由联邦法官执行。
就直接向民事法官提出赔偿主张而言，共同管辖问题值得注意，原告可以向联邦或州法官提出赔偿，需要参考《墨西哥联邦民事诉讼法》或相应的州法典来确定适用的程序规则。
同样，民事诉讼要赢得损害赔偿裁决，不仅需要证明侵权主张，而且还需要证明是侵权对原告造成的损害。如果当事人之间没有相反的协议或默示接受管辖，被告住所地法院将有权审理损害赔偿请求。如果双方以书面形式达成一致，也允许进行仲裁，并且由墨西哥法官执行赔偿纠纷的仲裁协议。
虽然这项新改革将使商标、专利和其他工业产权侵权更易主张赔偿，但也有人表达了一些担忧。
首先，虽然可以直接向民事法院提出损害赔偿主张，且无需先向IMPI提起诉讼，但新法律规定，被告仍然可就各项权利的有效性提出异议，如果是这样，则在IMPI作出权利有效性裁决前，损害赔偿的民事诉讼仍将被搁置。
“新的损害赔偿条款是朝着正确方向迈出的一步。”因此，当被告面临损害赔偿的民事诉讼时，一个可行的辩护策略就是向IMPI质疑该赔偿所依据的权利，这足以使民事诉讼暂时中止，甚至达数年之久。
此外，由不属于司法系统的政府机构（IMPI）作出损害赔偿裁定，其合宪性受到质疑。可以预见的是，受制于IMPI损害赔偿诉讼的侵权人会试图以该新程序违宪作为辩护理由。
在法院判决该程序的合宪性期间，将有一段时间的法律不确定性，在此期间，原告将无法确定向IMPI提起的损害赔偿诉讼是否值得尝试，或者是否会被视为违宪。
由IMPI计算损害赔偿金也可能存在问题。有关专家指出，侵权者拖延处罚最简单方法就是对IMPI作出的侵权认定（不仅是案情而且涉及罚款金额方面）裁决提出异议，辩称罚款数额过大，且IMPI在计算金额时没有充分考虑该法律规定的因素。
通常，侵权者可能会通过质疑赔偿金额并要求减少数额来反复推迟侵权诉讼的结案。侵权者可能不仅会根据案情，而且会根据IMPI计算的金额来质疑损害赔偿裁决，这都可能会导致诉讼的拖延。
尽管存在这些问题，新的损害赔偿条款是朝着正确方向迈出的一步。潜在原告将有额外的动力去承担侵权主张花费的时间和费用，而潜在侵权者可能会将损害赔偿视为另一种威慑。
结合其他因素，例如更高的罚金以及授权IMPI强制要求侵权者支付赔偿，新法律及其损害赔偿裁决机制都构成了打击侵权行为的重要成果。
希望新条款的首次使用，特别是IMPI的损害赔偿程序以及侵权者提出的抗辩和异议，有助于消除不确定性并进一步激励执法。
目前，有关工业产权侵权的潜在诉讼当事人应该知道，损害赔偿主张现在具有现实可能性，并且是侵权人可能要承担的额外责任，证明侵权与证明侵权对原告造成的损害是不一样的，如果主张赔偿，这将是需要考虑的重要的证据问题。
最后，值得关注的是，为了获得损害赔偿，原告必须证明公众已事先了解原告的权利。例如，在商标案件中，原告使用了符号？、词语“marcaregistrada”、首字母“M.R.”或其他公众已了解到该商标注册的信息。
虽然在已废止的《工业产权法》中也存在这一要求，但主张损害赔偿的新路径使遵守这一义务更加重要。（编译自www.managingip.com）
翻译：吴娴 校对：罗先群
