【弁言小序】
现行专利法第九条第1款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授权发明专利权。”一般把本款“但是”之后的内容称为但书规定或例外规定，在专利复审、无效审查实践中，适用该但书规定的案例不多，实务中对其适用也有一定困扰。本文在对该但书规定的内涵予以阐释之后，通过两个典型案例对其适用进行具体说明。
【理念阐述】
该但书规定的产生与禁止重复授权原则有密切联系，也是目前禁止重复授权原则的一部分，对该但书规定的准确理解，无法绕开禁止重复授权原则。禁止重复授权原则是各国专利法通行的原则，即对于同样的发明创造，只能授予一项专利权。在1992年我国修改专利法实施细则时，首次明确规定该原则，即在第十二条第1款规定“同样的发明创造只能授予一项专利”。2001年修改专利法实施细则时对该规定仅做法条序号调整，内容未做变动。2008年修改专利法时将专利法实施细则中的该规定上提到专利法中，在专利法层面首次对该原则予以明确，并增加但书规定，形成了现行专利法第九条第1款的规定。
下面具体阐述对现行专利法第九条第1款的理解。从历史解释的角度，在该但书规定出现之前，类似做法就已出现，最初是在20世纪90年代，由于当时我国专利申请量大量增加，人案矛盾突出，导致专利审查周期过长。为了回应社会关切，给予发明创造及时的专利保护，在专利法及专利法实施细则未有规定的情况下，当时的专利局采取了一项举措，即允许同一申请人同日或先后就同样的发明创造既申请发明专利，又申请实用新型专利，由于实用新型专利申请不经过实质审查，仅经过初步审查就可快速获得授权，满足了社会对发明创造及时保护的需求，在之后如果对发明专利申请实质审查的结论是可以授予发明专利权，申请人可以通过声明放弃已获得的实用新型专利权的方式，获得发明专利权。在2008年修改专利法时，专利审查周期已相比当年大幅缩短，上述做法在实际中确实产生一些问题，国家知识产权局提出了是否继续保留该做法的问题，其结果是多数人认为该做法对申请人有利，应该继续保留（参见《〈专利法〉第三次修改导读》，国家知识产权局条法司编，知识产权出版社2009年版，第34-37页）。最终该做法得以保留并在专利法中予以明确规定。虽然将之前的做法保留了下来，但是有选择的保留，对于业界反映较大的问题也进行了考虑。例如明确规定必须是“同日”既申请发明，又申请实用新型专利的情况才可以，之前的做法是允许不同日，如果实用新型专利申请在先，发明专利申请在后，这就会导致出现发明创造实际保护期限大于20年的情况，这明显是不合理的。再例如明确规定申请人可以选择发明专利权的条件必须是实用新型专利权尚未终止，之前的做法是允许实用新型专利权已经终止时还可以选择发明专利权，这就会导致在社会公众根据实用新型专利权终止的情况推定该发明创造已进入公有领域情况下，又对该发明创造授予发明专利权，严重损害公众信赖利益。
从文义解释的角度，“同样的发明创造只能授予一项专利权”是指同样的发明创造只能授予一项专利权，而不是多项，既包括同时授权多项的情况，也包括先后授予多项的情况。本款第二句的但书规定是针对先后授予两项专利权的情况，此种情况明显不符合第一句“同样的发明创造只能授予一项专利权”的要求，是一种例外情况。按照该但书规定的文字表达，这种例外情况需要满足两个条件，一是申请时的条件，同一申请人在同日对同样的发明创造既申请发明，又申请实用新型，对于该条件，专利法实施细则第四十一条第2款进一步规定：“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第1款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。”二是获得发明专利权时的条件，即先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的。
综上，专利法第九条第1款的但书规定是一定历史时期的产物，由于特殊的原因得以部分保留至今，在对其适用时，应严格按照其文字含义解释，避免将已经摒弃的部分做法解释进来。而且，对于但书规定，在解释时本应从严解释。因此，除严格符合但书规定的情形外，均应适用本款第一句的规定。
【案例演绎】
案例一（第109490号复审决定）：本申请为发明专利申请，复审申请人在本申请的申请日同日就同样的发明创造还提出另一件实用新型专利申请，但在提出申请时未分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利。该实用新型专利申请目前已授权并处于有效状态。本申请的权利要求1-10与该实用新型专利授权公告文本的权利要求1-10具有相同的技术方案，属于同样的发明创造。经实质审查，国家知识产权局作出了驳回决定，驳回理由是：权利要求1－10不符合专利法第九条第1款的规定。本申请复审阶段，复审请求人未修改权利要求书。
合议组认为，由于本申请在申请时未对同样的发明创造已申请了实用新型专利作出说明，不符合专利法第九条第1款及实施细则第四十一条第2款关于通过声明放弃该实用新型专利权，以获得授予发明专利权的规定。因此，请求人不能通过放弃该实用新型专利权而获得本发明申请的专利权，遂作出维持驳回的复审决定。
复审决定作出后，复审请求人向北京知识产权法院起诉，该院作出的（2016）京73行初4308号判决的相关认定同复审决定，因而驳回原告诉讼请求。原告未上诉，目前一审判决已生效。
案例二（第34931号无效决定）：涉案专利是申请日为2011年8月4日，授权公告日为2016年5月11日的发明专利，请求人在无效程序中提交了证据8，主张涉案专利与证据8属于同样的发明创造，请求宣告涉案专利全部无效。证据8为实用新型专利，授权公告日为2012年5月9日，因未在期限内缴纳或缴足年费而被终止，终止日期为2013年8月4日（涉案专利授权公告日前），证据8与涉案专利具有相同的申请人、申请日，且两者具有完全相同的权利要求书，即涉案专利的权利要求1-10分别与证据8的权利要求1-10完全相同。专利权人在申请日提出涉案专利和证据8的申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利。另外，本案无效程序中专利权人未修改权利要求书。
专利权人主张涉案专利符合专利法第九条第1款的规定，证据8为在涉案专利授权之前已经终止的实用新型专利，等同于放弃，因此本案属于第九条第1款但书规定的情形。
合议组认为，在涉案专利授权日2016年5月11日之前，在先获得授权的实用新型专利权即证据8已经于2013年8月4日终止，其实际已进入公有领域，可供公众自由实施应用，如果专利权人后来就此发明创造又获得发明专利权，对公众来说是有失公平的，这是专利法第九条第1款所不允许的。由此可见，涉案专利并不符合以放弃实用新型专利权的方式避免重复授权的条件，并不属于专利法第九条第1款规定的例外情形。由于属于同样的发明创造的实用新型即证据8在本专利授权公告日之前获得专利权，因而涉案专利不能被再次授予专利权。综上，本专利权利要求1-10不符合专利法第九条第1款的规定。
无效决定作出后，专利权人向北京知识产权法院起诉，该院作出的（2018）京73行初3561号判决认为，原告对同样的发明创造既申请了实新型专利又申请了发明专利，实用新型专利权在发明专利授权前已获授权并因未在期限内缴纳年费或终止缴纳年费，不属于专利法第九条第1款所规定的例外情形，因此，涉案专利权利要求1-10不符合专利法第九条第1款规定之情形，不具备授权条件，进而判决驳回原告诉讼请求。各方当事人未上诉，目前一审判决已生效。（国家知识产权局专利局专利复审和无效审理部 杨玉方）
