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企业被“撞名”,该如何维权

“撞名”在普通人的生活中是一件很普通的事,虽然尴尬,倒也无关痛痒;但是,企业“撞名”可非小事,很有可能因此触及法律底线。

实践中,经常有企业发现被“撞名”,即其他企业使用与自己相同的字号开展经营宣传活动,面对这种情形,企业应当如何维权?

在笔者代理的原告华润(集团)有限公司诉被告东阳市全馨家纺有限公司(原名:东阳市华润针织工艺有限公司)一案【案号:(2017)浙01民初1328号】中,即存在“企业撞名”问题:“华润”是原告的企业字号,而被告也将“华润”作为其企业字号使用,并且在其工厂门头、屋顶、公司宣传册、网店页面等处均突出使用“华润”字样。

笔者作为原告的代理人,通过对原告所享有的注册商标、已注册驰名商标、企业字号多重权利基础的有效搭配组合,最大限度地维护了原告的合法权益,不仅成功实现让被告停止商标侵权及不正当竞争行为、赔偿损失、刊登声明消除影响的目的,而且使原告所享有的第773121号“华润”商标首次在民事案件中被司法认定为驰名商标。

那么,一般的企业在面对类似情形时,一般的维权思路是什么?应当从哪些方面来主张自己的合法权利?如何制定适当的维权策略?

笔者认为,作为拟进行维权的一方企业(下称“维权企业”),首先应当梳理己方所拥有的“权利基础”,根据所享有权利基础的不同来选择合适的维权路径。笔者根据自身办案经验及相关法律规定,将此类案件分为以下两种情形、六种维权路径,每一种维权路径适用的情形各有不同,维权企业可以根据不同的侵权事实,选择适用其中一个或多个维权路径。

情形一:维权企业已将其企业字号注册为商标

注册商标权是一种相对稳定的权利,如果维权企业已将其企业字号注册为商标,维权相对会比较容易,具体分以下三种维权路径:

维权路径一:主张对方企业侵犯维权企业注册商标专用权

适用该维权路径的前提,是对方企业对其字号的使用属“商标性使用”,而非对企业名称的正当使用。如何分辨两者的区别?以笔者代理的上述华润案件为例,对方企业将“华润”两字拎出来单独、突出使用,该等使用行为具有标识服务来源的意图和作用,即属于“商标性使用”;相反,假设其在任何场合使用的均是“东阳市华润针织工艺有限公司”,未对“华润”二字进行单独或突出使用,则属于对企业名称的正当使用,维权企业就很难主张对方构成“商标侵权”。

在满足了“商标性使用”的基础上,再比对产品或服务类别,如果对方企业就该字号使用的产品或服务类别与维权企业所享有的注册商标核定的产品或服务类别相同或类似(举例说明:维权企业将其字号注册为商标,核定使用商品类别为第15类“弹拨乐器”,对方企业在其生产或销售的吉他上对其字号进行商标性突出使用,“弹拨乐器”与“吉他”属类似产品),即可主张其构成商标侵权并要求其承担商标侵权的法律责任。

法律依据:

《商标法》第五十七条,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项。

维权路径二:主张对方企业侵犯维权企业已注册驰名商标专用权

适用该维权路径的前提,同样是对方企业对其字号的使用属“商标性使用”,而非对企业名称的正当使用。在满足了“商标性使用”的基础上,即便对方企业就该字号使用的产品或服务类别与维权企业所享有的注册商标核定的产品或服务类别不相同也不类似(举例说明:维权企业将其字号注册为商标,核定使用商品类别为第15类“弹拨乐器”,对方企业在其生产或销售的跑步鞋上对其字号进行商标性突出使用,“弹拨乐器”与“跑步鞋”两种产品既不相同也不类似),如果维权企业在第15类“弹拨乐器”上注册的商标属于驰名商标(必须要有充分的证据证明达到驰名状态),则可以实现跨类别保护,主张其构成驰名商标侵权并要求其承担侵权法律责任。

驰名商标的认定遵循“个案认定”“按需认定”原则,因此,如果在纠纷中维权企业拥有有望被认定为驰名商标的注册商标,一定要积极主张,提请法院认定该枚商标构成驰名商标并予以跨类保护。

法律依据:

《商标法》第十四条,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第二项、第二十二条,《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第二项、第五条、第十条。

维权路径三:主张对方企业将维权企业的注册商标作为企业字号使用构成不正当竞争

判断将他人的注册商标作为企业名称中的字号使用是否构成不正当竞争,需从主客观两个方面加以考察和判断:一是主观上具有不当利用他人商誉、误导公众的故意,有违诚实信用原则和公认的商业道德;二是客观上有混淆公众的可能。

在考察主客观构成要件时,一般需结合维权企业注册商标的市场知名度(是否为相关公众所知悉)、侵权企业是否具有攀附维权企业商标声誉的主观故意、侵权企业的企业名称核准注册时间以及其侵权行为是否足以引发相关公众的误认等因素进行综合判断。

法律依据:

《商标法》第五十八条,《反不正当竞争法》第六条第四项,《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条。

情形二:维权企业未将其企业字号注册为商标

如果维权企业没有将其字号注册为商标,则能够获得的保护相对较弱,在这种情形下,维权的权利基础主要来源于两方面:《商标法》对“未注册驰名商标”的保护以及《反不正当竞争法》对“有一定影响的企业名称”的保护,具体分以下三种维权路径:

维权路径四:主张对方企业侵犯维权企业未注册驰名商标专用权

适用该维权路径的前提,是对方企业对其字号的使用属“商标性使用”,而非对企业名称的正当使用。在满足了“商标性使用”的基础上,即便维权企业未将企业字号注册为商标,但能够证明该字号属于“未注册驰名商标”,并且对方企业就该字号使用的产品或服务类别与该未注册驰名商标实际使用的产品或服务类别相同或类似(举例说明:维权企业未将其字号注册为商标,但其长期将字号作为商标使用在弹拨乐器上并达到全国驰名状态,而对方企业在其生产或销售的吉他上对字号进行商标性使用),维权企业即可主张对方企业侵犯其未注册驰名商标专用权。

驰名商标的认定遵循“个案认定”“按需认定”原则,因此,如果在纠纷中维权企业拥有有望被认定为未注册驰名商标的商标,一定要积极主张,提请法院认定该枚商标构成未注册驰名商标并予以跨类保护。

法律依据:

《商标法》第十三条第一款、第十四条,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条,《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第二项、第五条、第十条。

维权路径五:主张对方企业将维权企业未注册驰名商标作为企业字号使用构成不正当竞争

与维权路径三基本相同,维权企业如未将企业字号注册为商标,但能够证明该字号属于“未注册驰名商标”,且能够证明对方企业的使用行为会“误导公众”,可以主张对方企业构成不正当竞争。

法律依据:

《商标法》第五十八条,《反不正当竞争法》第六条第四项,《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条。

维权路径六:主张对方企业擅自使用维权企业有一定影响的企业名称构成不正当竞争

同样是主张对方企业构成不正当竞争,与维权路径三、维权路径五不同的是,本路径不是以“商标专用权”作为权利基础,而是直接以企业名称、字号等作为权利基础进行维权。

要实现这一维权路径,需从两方面加以证明:

一、维权企业的企业名称(包括简称、字号)已经具有一定的市场知名度和影响力,为相关公众所知悉;

二、对方企业使用该字号的行为会引入误认为是维权企业提供的产品或服务或者与维权企业存在特定联系。

法律依据:

《反不正当竞争法》第六条第二项。

综上所述,笔者建议:

一、对于企业而言(尤其是已经具有一定知名度的企业),尽早将企业字号申请注册为商标是一良策,若其字号已经被他人注册为相同或类似产品/服务上的商标,可以考虑以某种对价受让其商标;

二、企业可以灵活适用上述六条维权路径,在同时满足多条维权路径的适用条件时,组合适用商标侵权、不正当竞争等多重诉由,最大程度地维护自身合法权益;

三、条件允许的情况下,尽可能聘请专业维权律师设计维权方案并实施维权活动。

(作者方青为上海市锦天城律师事务所合伙人,李琴芬为上海市锦天城律师事务所资深律师,王琪超为上海市锦天城律师事务所实习生)

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