《商标法》意义上的使用是判定侵权的关键
近日，最高人民法院就PRETUL涉外定牌加工商标侵权再审一案作出（2014）民提字第38号民事判决书，认定再审申请人（一审被告）浦江亚环锁业有限公司根据墨西哥的储伯公司委托，在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为，不属于《商标法》意义上的商标使用。此判决公布后在知识产权业界引起广泛关注，不少业内人士认为这是最高法对定牌加工中的商标侵权问题“定调”，或将影响以后此类案件的判决。
最高法再审判决认为，本案中，储伯公司系墨西哥PRETUL文字或PRETUL及椭圆图形注册商标权利人（商标核定使用在第6类、第8类商品上）。亚环公司受储伯公司委托生产，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识。该批挂锁全部出口至墨西哥，并不在中国市场上销售。该标识不会在中国境内发挥商标的识别功能，不具有使我国相关公众将贴附该标识的商品与莱斯公司（第3071808号PRETUL及椭圆形商标在国内的权利人）生产的商品的来源产生混淆和误认的可能。商标作为区分商品或服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，使用“PRETUL”相关标识的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标识，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，不具有商标的属性，该公司在产品上贴附标识的行为不能被认定为商标意义上的使用行为。
涉外定牌加工，又称涉外贴牌加工或OEM。狭义的涉外定牌加工，是指国外某法域中拥有特定商标标识之注册商标权利人或其被许可人，委托我国加工生产厂商贴牌加工生产该特定商标标识的产品，该产品全部出口至国外某法域销售，在中国境内没有任何销售行为。广义的涉外定牌加工，是指国外商家委托我国加工生产厂商贴牌加工生产其所指定的商标标识的产品，该产品全部出口至国外指定地域销售，在中国境内没有任何销售行为。
定牌加工人受委托生产加工并提供贴附指定商标的产品的行为是否构成商标侵权，无论在行政执法领域还是司法领域，都是争议已久的问题。统计数据显示，2009年中国海关依备案查获的1342批涉嫌侵权货物中，属于国外客商指定品牌委托国内企业生产出口的有323批。这些涉嫌侵权货物有不少为涉外定牌加工货物，被海关认定为涉嫌侵犯国内商标权遭到查扣。
北京大成（上海）律师事务所潘娟娟律师梳理了近年来各地法院的判决，撰写了《OEM民事纠纷十年回顾》一文。她在文中指出，2004年之前，我国地方法院大都判决涉外定牌加工不构成商标侵权。深圳市中院于2002年年底作出“西班牙耐克案”一审判决，后经广东省高院二审裁定，判决于2004年生效。在该案中，“狭义涉外定牌加工”被认定构成商标侵权。此案判决公布后，一部分法院开始在相关民事判决中认定涉外定牌加工构成商标侵权。
2007年之后事情发生了变化，我国部分地方法院重新开始判决涉外定牌加工不构成商标侵权。2010年7月1日，最高法办公厅在回复海关总署《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中明确指出：“（涉外定牌）产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认……此种情形不属于商标法第52条规定的侵犯注册商标专用权的行为。”2014年以来，针对广义的涉外定牌加工行为，更多法院判定不构成商标侵权。
此次最高法对“PRETUL”挂锁案的再审判决，进一步明确构成《商标法》意义上的商标使用是界定商标侵权的前提，若无《商标法》意义上的商标使用，则判断是否相同类似商品、是否相同近似商标、是否容易导致混淆，均无实际意义。
