寻求在其所在州以外的法院维护其权利的专利所有人，现在可能需要三思是否要发送警告信（cease-and-desistletter）或律师函（demandletter）。在过去的20年里，自从美国联邦巡回上诉法院对Red Wing Shoe Co.诉Hockerson-Halberstadt，Inc［148F.3d1355（Fed.Cir.1998）］一案（以下简称“Red Wing案”）作出裁决以来，专利所有人已经能够向其他州的涉嫌侵权者发送警告信而无需受制于其他州法院的属人管辖权。RedWing案似乎建立了一条明线规则，如果专利所有人仅仅是在往来信件中主张其专利权，则排除属人管辖权。现在，联邦巡回上诉法院表示情况可能并非总是如此。在Trimble Inc.诉Per Diem Co LLC的案件（以下简称“Trimble案”）中，联邦巡回上诉法院认为另一个州对专利所有人拥有属人管辖权，根据权利人与涉嫌侵权者的22次通信，这是“广泛的（extensive）”，更类似于“公平谈判（arms-length negotiation）”，而不是发出警告信或律师函。
背景
德克萨斯州的有限责任公司PerDiemCo的律师向Innovative Software Engineering，LLC（ISE）发送了信件，后者是爱荷华州的一家有限责任公司。这封信指出ISE侵犯了Per Diem Co与地理围栏和电子记录技术相关的9项专利，并在附件中包含了一份未提交的爱荷华州北区的起诉书。
德克萨斯州的公司写给爱荷华州公司的一封威胁后者将在爱荷华州发起诉讼的信件，如何足以满足加利福尼亚州北区法院对德克萨斯州的公司拥有特定属人管辖权的要求？
在联邦地区法院层面，事情按照PerDiemCo的设想发展——可以说，这是基于先例的预期结果。在看似简单的对RedWing案加以引用时，地区法院认为“对PerDiemCo行使特定的属人管辖权在宪法上是不合理的”。毕竟，RedWing案代表的主张是“如果专利权人仅告知另一方而后者恰好在某地涉嫌侵权，专利权人不应在该地法院受属人管辖”。如果该案作为明线规则适用，专利权人PerDiemCo将不会仅仅因为通知位于加利福尼亚州的Trimble涉嫌侵权而受制于加利福尼亚州北区的特定属人管辖权。
然而在上诉中，联邦巡回上诉法院推翻了原判，确定了为何“在该案的情况下，‘最低限度的接触（minimum contacts）’或‘有目的的利用（purposeful availment）’的要求很容易被满足”的几个原因。
首先，ISE将信件转发给了Trimble，后者是特拉华州的有限责任公司，其总部位于加利福尼亚州桑尼维尔，并且是ISE的母公司。当Trimble将自己确定为解决纠纷的联络人后，Per Diem Co开始与之联系。
其次，Per Diem Co随后对Trimble（不仅仅是ISE）提出了新的指控，共涉及11项专利。PerDiemCo威胁要在其所在地的德克萨斯州东区提起诉讼，并告知Trimble已为此聘请了律师。
第三，Trimble和ISE就加入有约束力的调解和协商解决方案与PerDiemCo进行了通信。他们的首席知识产权顾问特别指出：“只要谈判一直富有成效，Trimble就愿意进行谈判。”
第四，法院指出通信量非常大——在Trimble和ISE在加利福尼亚州北区寻求宣告性判决（declaratory judgment）之前，原被告双方在3个月内至少通过信件、电子邮件或电话沟通了22次。
Trimble案之后，RedWing案还剩下什么？
基本规则保持不变。为了确定州外被告是否受其本州以外的属人管辖，法院将检视是否存在“故意利用自身在法院所在地的州内开展活动的特权”，以及原告的索赔是否“源于或与这些联系有关”。当法院分析他们是否拥有特定的属人管辖权时，他们还必须考虑这种做法是否符合“公平竞争和实质正义”。
在RedWing案中，位于新墨西哥州的专利权人发出了3封指控侵权的信函，并提出就非独占许可进行协商。位于明尼苏达州的被控侵权人以延期请求和否认侵权作为回应，最终在明尼苏达州寻求宣告性判决。联邦巡回上诉法院认定，“公平竞争和实质正义的原则为专利权人提供了足够的自由，可以将其专利权告知他人，而无需在外州法院受管辖。”换句话说，明尼苏达州的法院不能仅仅因为专利权人发送了警告信就对位于新墨西哥州的专利权人行使属人管辖权。
Trimble案则走出了另一条路，联邦巡回上诉法院认定，加利福尼亚州的联邦地区法院可以基于类似行为对德克萨斯州的专利权人行使属人管辖权。Trimble案降低了专利所有者引用Red Wing案的清晰度。尽管联邦巡回上诉法院坚持认为Red Wing案没有被驳回，但法院解释说，Red Wing案不能排除加利福尼亚州法院对Per Diem Co的管辖权，因为“没有一般规则表明律师函永远不会导致产生属人管辖权”。相反，“Red Wing案现在的核心问题是，被告与法院的关联是否足以满足‘最低限度的接触或有目的的利用’测试，并且符合正当程序和公平性”。
后果
在Trimble案之后，专利纠纷的双方就涉嫌侵权的相关问题进行沟通之前需要仔细考虑。对于专利所有人来说，22次通信显然太多了，以至于无法规避属人管辖权。但这条亮线现在已经模糊了。
未来的诉讼将确定这条线的确切位置。在Trimble案中，联邦巡回上诉法院给出了一些提示，解释说它曾指出联邦最高法院将为“处理孤立的或零星的接触，与处理连续的接触有所不同”提供指示。这似乎与RedWing案早期的区分方式相一致，即一封包含许可要约的警告信“更接近于解决有争议的索赔的提议，而不是期待长期维持业务关系的公平谈判”。在可预见的未来，这可能需要法院对这些问题进行逐案分析。
在没有明线规则并且几乎无法提前预测许可涉嫌侵权者可能需要的通信数量的情况下，专利权人将面临重大的不确定性。对于不想在本州或所选法院之外提起诉讼的专利所有人来说，人们可能更倾向于先提出起诉，然后再尝试谈判。而对于被控侵权人来说，他们可能渴望通过首先向其所在州的法院提交宣告性判决请求来获得管辖权优势，因此有动力与专利所有人接触并增加诉讼前沟通的数量。随着法院在Trimble案中作出的解释和引用联邦巡回上诉法院的裁决，这些动因将继续发挥作用。（编译自www.quinnemanuel.com）
翻译：程昱 校对：罗先群
