商标持有人或许会面临一个共同的难题，就是在其商标被用于喜剧效果时——尤其是当幽默损害了其商业利益时——是否以及如何做出回应。通常，商标持有人会本能地希望通过积极的法律措施来保护自己的商标。但是，这种做法并不总是明智的，并且现在不太可能取得成功，至少在美国上诉巡回法院审理的涉及知名酒类品牌杰克·丹尼（Jack Daniel's）的案件中是这样。
该案涉及位于亚利桑那州生产和销售狗用咀嚼玩具的公司VIP Products，其玩具的设计与杰克．丹尼的产品相似。据VIP Products称，其狗玩具反映了“狗在人类生活中的人性化”并且对“太把自己当回事的企业”进行了评价。
2014年7月，VIP Products推出了一款名为“Bad Spaniels（顽皮的西班牙猎犬）”的玩具，如下图所示，该玩具模仿了杰克·丹尼的OldNo.7威士忌酒瓶外观，并配有一些幽默文字：“Old No.2onyour Tennessee Carpet（田纳西地毯上的2号配方）”“43% POOBYVOL（43%狗便便）”和“100% SMELLY（100%臭烘烘）”。
该产品发布后不久，杰克·丹尼向VIP Products发送了停止通知函。作为回应，VIP Products在亚利桑那州的联邦法院提起诉讼，要求宣告“Bad Spaniels”未侵犯或损害杰克·丹尼的商标或商业外观的权利。杰克．丹尼依据联邦法和州法主张其商标和商业外观被侵权以及其品牌声誉和威士忌酒瓶设计被淡化。
在简易判决中，地区法院驳回了VIP Products的抗辩，即根据罗杰斯诉格里马尔迪案（Rogersv.Grimaldi）中确定的“第二巡回法院标准”，“Bad Spaniels”狗玩具属于戏仿，应受到《第一修正案》的加强保护。
在罗杰斯诉格里马尔迪案中，女演员金格·罗杰斯（Ginger Rogers）称一部名为《金格和弗莱德（Ginger and Fred）》的电影制造了她赞助这部电影的假象，违反了《兰哈姆法案》。第二巡回法院判罗杰斯败诉，理由是“与普通商业产品的标签相比，电影名称的表现元素需要更多的保护”。法院认为，“除非电影名称与基础作品没有任何艺术关联，或者即便具有某种艺术关联，但名称明确误导了作品的来源或内容，否则侵权不成立。”
在杰克．丹尼案中，地区法院认为罗杰斯案确定的测试法只适用于“艺术表达”的名称，例如电影、戏剧、书籍和歌曲，而不是“促销某种非表达性的商业产品”，例如“Bad Spaniels”。在为期4天的庭审后，法院作出了有利于杰克．丹尼的侵权和损害裁决。
VIP Products提起上诉，第九巡回上诉法院推 翻了地区法院的裁决，裁定“Bad Spaniels”属于戏仿，理应受到《第一修正案》的加强保护，并认可VIP Products提出的“其狗玩具对严肃的企业进行调侃”的证言。根据该法院的说法，虽然狗玩具的表现力“肯定不能等同于蒙娜．丽莎”，但它却是一种“富有表现力的作品”，因为它传达了“幽默的信息”。在此基础上，第九巡回上诉法院将此案发回重审，指示下级法院适用罗杰斯案测试法。
在此之前，杰克．丹尼已向美国最高法院提交了申请，请求其审理此案。杰克．丹尼称，VIP Products的狗玩具无权获得加强保护，因此应接受其他巡回上诉法院使用的适用于戏仿的标准的混淆可能性测试，地区法院在本案中也使用了该测试。
VIP Products提出异议，最高法院近日驳回了杰克．丹尼的申请，未予置评并维持了第九巡回上诉法院的裁决。
这对商标持有人意味着什么？首先，在采取法律行动之前，请考虑法院提供的明智建议：“在某些情况下……接受戏仿中默示的恭维，微笑或大笑比提起诉讼要好得多”（参照路易·威登诉美国时尚品牌My Other Bag案）。
其次，如果确实需要采取法律行动，则必须考虑管辖权，因为巡回上诉法院的法律可能十分关键。例如，杰克．丹尼在第九巡回上诉法院要赢得涉及戏仿的侵权诉讼，品牌所有人必须证明被告对商标的使用“与艺术无关”或“明显”误导客户，此外还必须证明混淆的可能性。同时，第二、第四、第五、第七、第八和第十巡回上诉法院以及商标审判和上诉委员会不采用罗杰斯案测试法，而是在适用于其他产品的标准的混淆可能性测试范畴内解读幽默。第一、第三、第六和第十一巡回上诉法院尚未就此问题给出明确的结论。
因此，在采取行动之前，商标持有人应慎重决策。（编译自www.lexology.com）
翻译：王丹 校对：罗先群
