德国联邦最高法院近期作出一项裁决，使得德国的标准必要专利（SEP）许可法律更接近于英格兰和威尔士的法律。使用SEP的企业只有在愿意基于任何被视为公平、合理和非歧视（FRAND）的条款从专利持有人获得许可的情况下，才会被认为是该技术的“自愿”被许可人。
涉案一方Sisvel是一家管理他方拥有的通信技术SEP的企业，另一方是中国家电制造商海尔。此案的裁决已于2020年5月下达。近日才公开的判决理由澄清了一系列有关FRAND许可谈判的问题。这些问题通常是引起纠纷的原因并与竞争法有关。
FRAND许可谈判
近年来，有关SEP许可的判例法并不少见。英格兰和威尔士、荷兰和德国的法院在裁定此类纠纷方面尤其积极。近年，欧洲各国法院的裁决都以欧洲法院2015年对华为诉三星的裁决为蓝本。
在华为案中，欧洲法院称SEP持有人必须首先向技术的实施方发送关于专利侵权的书面通知。作为回应，实施方必须确认其愿意获得FRAND许可。然后，SEP持有人负责提供FRAND许可要约。涉嫌侵权人要么接受要约，要么在认为该要约不是FRAND的情况下就FRAND条款提出反要约。不接受反要约提议的SEP持有人必须说明自己的要约符合FRAND的理由。在这种情况下，实施方必须同意在法院等裁判所解决其纠纷之前将权利人要求的金钱数额存入银行作为保证金。
但是，欧洲法院的裁决提出了额外的问题，例如许可谈判中必须遵守的具体实施规则，何为“自愿”被许可人等。欧洲各国的法院各有各的解释。
在Sisvel诉海尔一案中，德国联邦最高法院支持德国下级法院作出的有利于Sisvel的裁决。最高法院援引了其在2009年发布的“Orange-Book-Standard”裁决。根据该裁决，如果专利是SEP，并且实施方在特定情况下已尽力获取SEP许可，专利侵权诉讼中的被告可成功对禁令提出滥用支配地位抗辩。
接受许可的意愿
SEP“自愿”被许可人概念源自欧盟案例法。它对法院和其他仲裁机构审查SEP许可谈判纠纷至关重要。所有SEP诉讼的核心问题之一是实施方如何参与谈判才能被称为“自愿被许可人”。
德国联邦最高法院现在设定的门槛比过去更高。例如，实施方仅表明自己愿意考虑订立许可协议还不够。
正如英格兰和威尔士的法院在无线星球诉华为案中确认的那样，“自愿被许可人必须是愿意接受一切基于FRAND条款的FRAND许可的人。”
获取FRAND许可的意愿必须是认真且毫无保留的。海尔最初发表的“我们希望与贵方进行正式谈判”的声明以及后续任何声明都不能满足该要求。尽管实施方能保留挑战侵权主张和系争专利有效性的权利，但不能以此作为获得许可的意愿。
德国联邦最高法院裁定，一般不要求专利权人以一样的条款向所有用户授予许可；何为“合理且非歧视”条款一般取决于多种因素，这些因素通常没有客观的定义；实施方必须按照公认的商业惯例进行谈判；在某些情况下，专利持有人能以更优惠的条件授予许可，这并不意味着所有被许可人都将基于相同的条款获得许可。
结论
德国联邦高等法院的裁决进一步澄清了德国SEP诉讼涉及的几个关键问题。法院明确表示，实施方的消极行为将被视为拖延战术，而不属于“自愿”被许可人的行为。法院有关比较许可的评论会对未来德国的FRAND谈判和（或）诉讼提供一些帮助，但法院并没有解答所有有关FRAND许可和谈判的问题。（编译自www.pinsentmasons.com）
翻译：罗先群 校对：王丹
