近年来，随着我国申请人提交美国专利申请越来越多，在所申请主题的可专利性方面，收到了很多与美国专利法101驳回条款有关的内容。即使有很多专利申请并不属于纯粹算法或自然规律，仍然会遭到可专利性的质疑。面对相关问题，申请人应如何应对？本文中，笔者对相关问题进行探讨，以期为行业提供参考。
准确理解101条款的判断流程
根据美国专利审查程序手册（MPEP，下称《手册》）规定，权利要求是否符合美国专利法101条款的判断流程主要有三个步骤：
第1步：判断该权利要求是否属于专利保护的类别，如方法、机器、制造品、组合物等。如果不是，则直接得出该权利要求不符合美国专利法第101条（35USC101）要求；如果是，则执行下一步判断。
第2步：判断该权利要求是否涉及司法例外（judicial exception），包括自然规律、自然现象以及抽象概念。如果不是，则得出该权利要求符合35USC101要求；如果是，则执行下一步判断。
第3步：判断该权利要求是否包括显著多于司法例外的技术特征。如果是，则得出该权利要求符合35USC101要求。如果不是，则得出该权利要求不符合35USC101要求。
笔者认为，从上述判断流程来看，权利要求不符合美国专利法101条款，可能有两种情况：一种是根据判断步骤1所得出该权利要求不属于专利法保护的四个类别；另一种是，根据步骤3所得出的该权利要求不包括显著多于司法例外的技术特征。
不属于专利保护类别的答复策略
事实上，《手册》中给出了权利要求不属于专利保护类别的参考。例如：一些不具有物理或有形的形式产品，包括信息或计算机程序本身；易失性的信号传输，包括电磁信号或载波；一些被禁止申请专利的客体，如涉及人类本身的内容等。
在笔者看来，对于权利要求不属于专利保护类别的情况，申请人比较容易克服。例如，对于权利要求保护一种存储介质，审查员可能会指出，从说明书的描述来看，该存储介质可能包括了易失性的存储介质，而易失性的存储介质可以被认为是电磁信号本身，因此，没有落入美国专利法保护的类别。对此，笔者建议，申请人在答复时，可通过将存储介质限定为非易失性存储介质来克服。
司法例外相关问题的答复策略
对于这类申请的答复，笔者认为可以从以下方面进行：
申请人应该清楚什么样的权利要求可能会被审查员判断为涉及自然规律、自然现象和抽象概念。从《手册》给出的参考看，自然规律和自然现象，不仅包括自然发生的原理和物质，还有与自然物比没有显著区别特征的物质。而抽象概念，除了包括如基本经济行为、组织人类活动的某些方法、想法外，还有数学关系或公式等。
针对上述情况，笔者建议：申请人在答复审查意见时，可对照检查一下，权利要求是否确实涉及自然规律、自然现象和抽象概念。如果相关权利要求既不是自然规律或自然现象，也不属于抽象概念，申请人则可以陈述权利要求的技术方案并不涉及司法例外。因此，该权利要求符合专利法101条款的要求。
不过，在大多数情况下，审查员可能会根据上述步骤3进行判断：权利要求中除了包括抽象概念外，还包括例如计算机等非抽象的技术特征。据此，审查员认为计算机仅仅是执行传统的通用计算机功能，并没有包含“显著（significantlymore）”多于抽象概念的技术特征。因此，该权利要求在整体上被认为是抽象概念。
对此，笔者建议，申请人从以下几点应对。
首先，申请人需要清楚什么样的技术特征属于“显著”。《手册》中给出了具有“显著”技术特征的参考。例如：改善另一种技术或技术领域；改善计算机本身的功能；使用特定的机器来应用自然规律，自然现象或抽象概念；变换某一特定物品至不同的状态或物品；添加一个在该技术领域不属于众所周知也不属于常规的具体特征，或者添加一些非常规步骤以限制该权利要求为某一特定应用。
其次，为了有针对性地答复，申请人有必要了解《手册》中的相关规定，如审查员在判断发明是否是“对计算机的功能或其它技术或技术领域的改善”所遵循的一些要求：第一，如果一个发明声称是对计算机的功能或其它技术或技术领域的改善，则应该在说明中提供技术解释关于该发明是如何对现有技术进行改善的，审查员通常会借助于说明书中的这种技术解释来确定该发明是否是涉及对计算机的功能或其它技术或技术领域的改善。第二，审查员根据说明书的记载，在确定该发明是否是涉及对现有技术改善后，一般会审核权利要求本身是否反映了这种技术改善。在此过程中，审查员将权利要求作为一个整体来看待是非常关键的一点。第三，审查员在判断一个权利要求的技术方案是否涉及对现有技术改善问题时，其中重要的考虑是，基于该权利要求的技术方案涵盖了解决技术问题的技术方案，以及获得了一个期望的技术效果，而不是仅仅是“声称”的技术方案或效果。
针对上述的审查逻辑，笔者建议，申请人在答复时，可结合说明书中的记载陈述本案对相关技术领域的改善，例如解决了什么样的现有技术问题，采用的技术手段以及取得的技术效果。紧接着，指出权利要求中哪些步骤或操作反映了该技术手段。然后，再将权利要求作为一个整体，推导出通过这些步骤或操作如何实现对相关技术领域的改善，从而得出该权利要求实际上是包括有显著多于抽象概念的技术特征的。因此，该权利要求符合美国专利法101条款.
综上所述，申请人如果能够针对美国专利法101驳回条款的不同情况，进行相应的修改或答复，做到有的放矢，那么克服该101驳回条款的概率将大大增加。（刘旺贵）
